Лицензионный договор и его виды

Нередко патентообладателями (обладателями свидетельств) выступают  несколько авторов, являющихся физическими  лицами. Поскольку в качестве лицензиара должно выступать только одно лицо, то в договоре (преамбуле) следует перечислить всех патентообладателей (обладателей свидетельств) и указать, что они предоставили одному из них право на ведение переговоров и заключение лицензионного договора от имени всех патентообладателей (обладателей свидетельств). В преамбуле указываются его фамилия, имя, отчество и паспортные данные. Существенные условия лицензионного договора: предмет договора; территория, на которой действует договор; срок действия договора; размер и порядок выплаты вознаграждения; другие условия, предусмотренные законом.*(61)

Предметом лицензионного  договора являются права на передаваемые:

изобретения;

- промышленные  образцы;

- полезные модели;

- топологии  интегральных микросхем;

- селекционные  достижения;

- товарные знаки,  знаки обслуживания;

- ноу-хау.

В договоре должны быть четко указаны предмет лицензии, объем прав и условия их передачи, виды и объемы технической и иной помощи, необходимой для использования  объектов интеллектуальной собственности. Так, следует сформулировать положение о том, какого вида лицензия является предметом договора (неисключительная, исключительная или полная) и на что распространяются указанные права - на весь цикл производства, на использование и продажу предметов лицензии или лишь на отдельные операции. Следует также детально сформулировать, какого вида лицензия предоставляется на территории исключительного права, неисключительного права и в зоне экспорта, что и в каком объеме разрешается делать на этих территориях лицензиату, какие права или ограничения обязательны для лицензиара. Необходимо указать, какую техническую документацию лицензиар передает лицензиату, какую конкретно оказывает техническую помощь и какие образцы продукции, комплектующих деталей, материалов и специального оборудования поставляет. Оговаривается и возможность продажи лицензиатом сублицензий третьим лицам, а также необходимость предварительного согласования с лицензиаром их условий.

Территория, на которой действует договор, - это  перечень стран (регионов), на территории которых лицензиату предоставляется право на использование патентов, свидетельств или ноу-хау. В зависимости от объема предоставляемых по договору прав различают:

- территорию  исключительного права - перечень  стран (регионов), где лицензиату  предоставлены монопольные права  на использование предмета лицензии;

- территорию  неисключительного права - перечень  стран (регионов), где за лицензиаром  сохраняются права на использование  предмета лицензии и передачу  их третьим лицам;

- зону экспорта - перечень стран (регионов), на  территории которых лицензиат вправе экспортировать продукцию по лицензии.

Срок действия договора зависит от усмотрения сторон. При этом необходимо учитывать сроки  действия патентов и свидетельств. Одновременно со сроком действия договора могут быть определены условия его вступления в силу, порядок продления или досрочного расторжения. В данном случае должны быть учтены законодательные акты, регулирующие этот порядок в странах лицензиара и лицензиата. В Российской Федерации вступление в силу внутренних лицензионных договоров определяется датой их регистрации в Роспатенте. В тех случаях, когда вступление договора в силу связано с необходимостью его одобрения компетентным государственным или иным органом, датой вступления договора в силу считается дата поступления письменного извещения о таком одобрении.

Размер и  порядок выплаты вознаграждения устанавливаются сторонами договора. Согласованное сторонами вознаграждение является компенсацией за предоставление прав на использование патентов, свидетельств и ноу-хау, передачу технической документации, знаний и опыта, оказание технической помощи и других зафиксированных в тексте лицензионного договора услуг, оказываемых лицензиаром, а также за поставки оборудования, образцов, комплектующих и сырья, если последние имеют место. Размер лицензионного вознаграждения должен не только компенсировать расходы лицензиара по предоставлению лицензии, но и обеспечить получение им оптимальной прибыли. Обычно используются три альтернативных варианта платежей:

а) на базе процентных отчислений от стоимости реализованной лицензиатом продукции по лицензии (роялти);

б) паушальный, т.е. единовременные или поэтапные  платежи;

в) комбинированный  вариант, при котором определенная сумма выплачивается лицензиатом  в виде единовременного платежа, а оставшаяся часть - как роялти.

Техническая помощь, поставки оборудования, образцов, комплектующих  изделий и т.п. могут оплачиваться отдельно.

Поскольку цель лицензионного договора - обеспечить возможность практического использования  конкретного технического решения, передаваемой технологии и других объектов интеллектуальной собственности, постольку важно, чтобы была соблюдена их патентная чистота, заключающаяся в том, что предмет договора может быть свободно использован без опасности нарушения действующих в стране патентов, принадлежащих третьим лицам.

В договоре могут  определяться:

- виды и объем технической помощи, связанной с освоением производства продукции по лицензии на предприятиях лицензиата;

- помощь лицензиара в обучении персонала лицензиата методам и приемам работы, относящимся к производству продукции по лицензии;

- командирование специалистов лицензиата на производственные участки, в лаборатории и на испытательные участки лицензиара для овладения соответствующим опытом работы.

Форма договора - простая письменная. Подлежат государственной регистрации:

- лицензионные  договоры о передаче права  на патентные изобретения;

- лицензионные  договоры о передаче права  на полезные модели;

- лицензионные  договоры о передаче права  на промышленные образцы;

- лицензионные  договоры о передаче исключительного права на топологию интегральной микросхемы;

- лицензионные  договоры о передаче права  на использование охраняемой  топологии интегральной микросхемы (по соглашению сторон);

- лицензионные  договоры о передаче права  на товарные знаки.

Все изменения, вносимые в указанные лицензионные договоры подлежат государственной  регистрации.

4.1. Содержание лицензионного договора

Содержание  лицензионного договора образуют права  и обязанности лицензиара и лицензиата.

Обязанности лицензиара:

1. Предоставить  лицензиату на срок действия  договора лицензию на использование  изобретений (других объектов).

2. Воздержаться  от использования и передачи  третьим лицам прав, переданных  по лицензионному договору лицензиату.

3. Передать лицензиату  всю необходимую техническую  документацию.

4. Устранить  в кратчайшие сроки замечания  лицензиата по переданной технической  документации.

5. Изготовить  в случае необходимости техническую  документацию применительно к  техническим нормам и стандартам, принятым в соответствующей отрасли промышленности страны лицензиата.

6. Оказать лицензиату  техническую помощь в производстве  продукции по лицензии и при  необходимости поставить ему  образцы продукции и материалов.

7. Проинформировать лицензиата обо всех произведенных усовершенствованиях и улучшениях, касающихся изобретений (других объектов) и предложить их в первую очередь лицензиату.

8. Гарантировать,  что на момент вступления в  силу договора лицензиару ничего  неизвестно о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены предоставлением лицензии.

9. Гарантировать  техническую осуществимость продукции  по лицензии и достижение технических  показателей, предусмотренных договором.

10. Гарантировать  комплектность, правильность и  качественное изготовление технической документации и других материалов, передаваемых лицензиату.

11. Командировать  по просьбе лицензиата специалистов  на предприятия лицензиата для  обучения персонала методам и  приемам работы, относящимся к  производству продукции по лицензии.

12. Поставить  по просьбе лицензиата образцы  продукции и материалов, необходимые  для производства продукции по  лицензии.

13. Гарантировать  сохранение конфиденциальности  документации, информации, знаний и  опыта, переданных лицензиату  по договору.

14. Принять меры  к защите прав, переданных по  договору лицензиату в случае  неправомерного использования изобретений  (других объектов) на территории  действия лицензии.

Права лицензиара:

1. Требовать  уплаты вознаграждения, предусмотренного  договором.

2. Разрешать по просьбе лицензиата продажу сублицензий.

3. Проверять,  в том числе с привлечением  аудиторов, предоставленные лицензиатом  бухгалтерские данные о произведенной,  проданной, использованной продукции  по лицензии.

4. Требовать  качественного изготовления продукции по лицензии.

5. Требовать  сохранения конфиденциальности  информации, документации, знаний и  опыта, переданных по договору  лицензиату.

6. Требовать  выполнения лицензиатом других  обязанностей по договору.

Обязанности лицензиата:

1. Уплатить вознаграждение лицензиару в соответствии с условиями договора.

2. Гарантировать  качественное изготовление продукции  по лицензии в соответствии  с технической документацией,  полученной от лицензиара.

3. Рекламировать  продукцию по лицензии в целях  ее оптимальной продажи.

4. Нести ответственность  перед лицензиаром по сублицензионным  договорам.

5. Воздерживаться  от производства продукции по  лицензии, от продажи и использования  такой продукции, а также от  предоставления соответствующих  сублицензий за пределами территории действия лицензии, полученной по договору, не получив на это письменного согласия лицензиара.

6. Обеспечить  за свой счет все расходы,  касающиеся командирования специалистов  лицензиара для оказания помощи, связанной с производством продукции  по лицензии.

7. Предоставить  по просьбе лицензиара сводные  бухгалтерские данные по производству, продаже, использованию продукции  по лицензии, сведения о продажных  ценах и наименованиях покупателей.

8. Обеспечить  лицензиару возможность проверки  представленных бухгалтерских данных.

9. Информировать  лицензиара обо всех произведенных  усовершенствованиях и улучшениях, касающихся изобретений, полученных  по договору, предлагать их в  первую очередь лицензиару.

10. Гарантировать  сохранность конфиденциальности  информации, документации, знаний и опыта, полученных от лицензиара.

11. Признавать  в течение всего срока действия  договора действительность прав  лицензиара, вытекающих из свидетельств  и патентов.

12. Не оспаривать  и не содействовать другим  лицам в оспаривании действительности авторских прав и патентов.

13. Известить  лицензиара о претензиях третьих  лиц по поводу использования  лицензии, принять меры к судебной  защите законных прав лицензиара.

14. Уведомить  лицензиара о противоправном  использовании изобретений, защищенных  свидетельствами и патентами, принять меры к защите прав лицензиара.

15. Принять необходимые  меры (самостоятельно или совместно  с лицензиаром) к прекращению  противоправных действий третьих  лиц в случае использования  ими предмета договора на оговоренной  в нем территории.

16. Возвратить  техническую документацию лицензиару  в случае досрочного прекращения  договора вследствие нарушения  его лицензиатом.

Права лицензиата:

1. Требовать  предоставления лицензий, предусмотренных  договором.

2. Требовать  предоставления технической документации, предусмотренной договором, и устранения выявленных в ней недостатков.

3. Требовать  командирования специалистов лицензиара, оказания технической помощи, предоставления  необходимых образцов продукции  и материалов для организации  производства по лицензии.

4. Производить  продукцию по лицензии (использовать  другие объекты, полученные по  договору, в соответствии с его  условиями).

5. Требовать  обеспечения лицензиаром сохранности  конфиденциальности информации, переданной  по договору.

6. Требовать выполнения лицензиаром других обязанностей по договору.

Ответственность сторон: