Ноу-хау и договор о передаче ноу-хау

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Санкт-Петербургский  государственный университет сервиса  и экономики

___________________________________________________________________

Кафедра Экономики и бухгалтерского учета 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКЛАД

по дисциплине «Инновационный менеджмент»

на  тему: «Ноу-хау и договор о передаче ноу-хау» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Великие Луки

2011 г. 
 
 
 
 
 
 

1.Ноу-хау

     Ноу-хау  как термин и как объект оборота  возник в США.

     Ноу-хау (от англ. know how — знаю как) или секрет производства — это сведения любого характера (изобретения, оригинальные технологии, знания, умения и т. п.), которые охраняются режимом коммерческой тайны и могут быть предметом купли-продажи или использоваться для достижения конкурентного преимущества над другими субъектами предпринимательской деятельности.

     Это определённый набор информационных подходов, включающих формулы, методы, схемы и наборы инструментов, необходимых  для успешного ведения дела в  какой-либо области или профессии. В некоторых юрисдикциях сюда включены патенты, а также любая  другая конфиденциальная информация, способная обеспечить превосходство  над конкурентами.

     Как правило, под ноу-хау подразумевают  инновации, имеющие коммерческую ценность в силу неизвестности иным лицам  в отношении которой введен режим  коммерческой тайны. В высокотехнологичной  экономике ноу-хау составляет ключевую часть активов компании.

     Многие  объекты ноу-хау  представляют собой технические решения, выполненные на уровне изобретений, которые в силу ряда причин, не были запатентованы в какой – либо стране или вообще непатентоспособные по законам данной страны.

В объем  ноу-хау  могут включаться:

• опытные, незарегистрированные образцы изделий, машины аппараты, отдельные детали, инструмент, приспособления для обработки и пр.; 
  техническая документация - формулы, расчеты, планы, чертежи, результаты опытов, перечень и содержание проведенных научно-исследовательских работ и их результаты;
• расчеты применительно к данному производству или технологии 
  данные о качестве материалов;
• учебные планы для подготовки персонала;
• инструкции, содержащие данные о конструкции, изготовлении или использовании продукта;
• производственный опыт, описание технологий;
• практические указания по дизайну, технические рецепты, данные по планированию и управлению производством и т.д.

     В современном гражданском законодательстве также используется более широкое  понятие «коммерческой тайны» (ст. 139 ГК РФ), которая квалифицируется  теми же признаками, что и ноу-хау.

     Поскольку в данный момент правовой режим ноу-хау  не определен, исходя из принципа аналогии закона, ноу-хау подлежит регулированию  по аналогии с «коммерческой тайной».

     Регистрация ноу-хау.

     Ноу-хау  относится к тем объектам интеллектуальной собственности, возникновение и  защита которых не зависит от регистрации  в государственных или иных органах.

     В большинстве случаев объекты  ноу-хау – это технические  или организационные решения, которые  имеют тот же уровень новизны, что и изобретения, однако, в силу тех или иных причин, не были зарегистрированы и на них не были получены патенты. Одним из самых известных случаев, когда компании не регистрируют изобретения  – является компания Coca-Cola, которая  уже более 100 лет для защиты секрета  производства напитка «Соса-Cola»  использует именно ноу-хау.

     Можно указать следующие преимущества использования ноу-хау по сравнению  с изобретением:  

     Однако, в свою очередь, ноу-хау имеет  ряд недостатков, таких как:

     - необходимость организации технических  и организационных мероприятий  по недопущению раскрытия ноу-хау;

     - при регистрации третьим лицом  изобретения с формулой, аналогичной  ноу-хау, защита будет предоставляться  владельцу патента на изобретение,  поскольку им будут соблюдены  все формальные процедуры для  защиты своего права, лишить  его такого права будет возможно  только в случае, если удастся  доказать, что он получил формулу  изобретения не самостоятельно, а использовал чужое ноу-хау. 

     В большинстве случаев при выборе формы защиты информации ноу-хау  также встает вопрос о взаимоотношениях с автором данной информации: передача прав организации, выплата автору вознаграждения, недопущение им распространения, как самой информации, так и факта своего авторства.

2. Договора о передаче ноу-хау

     Договор о передаче ноу-хау может заключаться  по инициативе, как обладателя ноу-хау, так и его покупателя. Поскольку законом условия, необходимые для договора о передаче ноу-хау, практически не регламентированы, как существенные для этого договора выступают, прежде всего, условия о предмете договора, порядке и сроке передачи ноу-хау, о вознаграждении за передаваемое ноу-хау, о территории и сроке действия договора. 
            Передавая ноу-хау, его обладатель может сохранить за собой право использования данного ноу-хау и передачи его третьим лицам. Напротив, в договоре может быть предусмотрено, что ноу-хау вправе использовать и даже передавать по договору третьим лицам только покупатель ноу-хау. В зависимости от вида договора устанавливается и его цена, т. е. форма и размер вознаграждения, уплачиваемого покупателем за ноу-хау. Обычно в связи с этим говорят о передаче ноу-хау на исключительной и неисключительной основе, а также о «сублицензиях» (по аналогии с патентно-лицензионными и авторскими договорами)1. Наиболее популярным является договор о передаче ноу-хау на исключительных условиях. 
            Предметом договора служит передача не права использования, поскольку такового нет, а самого ноу-хау как совокупности разнородной неохраняемой информации. Конечно, можно допустить применение терминов «лицензия» («лицензионный договор») и к договору о передаче ноу-хау, но только в том смысле, что, передавая само ноу-хау как неохраняемую конфиденциальную информацию, обладатель ноу-хау, прежде всего его разработчик, разрешает получателю ознакомиться с этой информацией. Коль скоро слово «разрешение» обычно трактуется как «лицензия», то в этом смысле можно употребить термин «лицензия» и в договоре о передаче ноу-хау. В остальном же термины «лицензия» и «лицензионный договор» адекватны лишь договору патентной лицензии, по которому лицензиату передается исключительное право, принадлежащее лицензиару. 
           В преамбуле договора обычно отмечается, что обладатель ноу-хау, имея на него фактическую монополию и являясь его единственным разработчиком, согласен передать ноу-хау покупателю за вознаграждение. Поскольку по договору передается не право, нет нужды говорить об уступке права использования. Передается сама информация, и в договоре необходимо дать ее исчерпывающую характеристику. 
            Ноу-хау передается в форме его описания обладателем. Если содержание ноу-хау велико, можно дать его описание (в том числе на машиночитаемом носителе) в приложении, являющемся неотъемлемой частью договора. Описание должно содержать все сведения, которыми располагает передающая сторона и которые необходимы и достаточны для использования ноу-хау покупателем. Передача ноу-хау служит одновременно разрешением на ознакомление с ним покупателя в целях использования на условиях договора. Передача ноу-хау осуществляется путем вручения его описания по акту, подписываемому сторонами. Обычно это происходит после выплаты покупателем вознаграждения (либо его паушальной части). 
            Вознаграждение за передачу ноу-хау, подобно лицензионному вознаграждению по патентно-лицензионным договорам, может определяться в форме паушальной суммы, роялти или их сочетания. Паушальное вознаграждение выплачивается обладателю (переводится на его счет) в установленный срок после подписания договора. Оно может по усмотрению покупателя переводиться на счет в банке, указанный обладателем ноу-хау, или на счет, открытый покупателем на имя обладателя в банке, выбранном обладателем. Паушальное вознаграждение обычно считается выплаченным после вручения обладателю под расписку надлежаще оформленного документа о переводе платежа. 
            Текущие платежи (роялти) определяются в процентах от прибыли (дохода) покупателя, полученной от использования ноу-хау. Их выплата производится в течение установленного срока по окончании очередного финансового года. В целях стимулирования покупателя к своевременному и широкому применению ноу-хау в договоре может быть предусмотрена его обязанность уплаты обладателю минимальных гарантированных платежей по годам действия договора независимо от объема использования ноу-хау. Если покупатель пользуется правом передачи ноу-хау третьим лицам, то обладатель может получить по дополнительному соглашению вознаграждение и за этот вид использования. В случае определения вознаграждения как сочетания паушальной суммы и роялти размер паушального платежа обычно бывает ниже – в сравнении со случаями, когда паушальной суммой исчерпывается вознаграждение за передачуноу-хау. 
            Ноу-хау передается для использования на территории, указанной в договоре. Договор действует в течение согласованного сторонами срока, исчисляемого с даты вступления договора в действие. Эта дата, как правило, определяется по дню выплаты покупателем вознаграждения (или его паушальной части)