Понятие лицензионного договора,структура и виды договоров

Понятие ноу-хау имеет чрезвычайно  широкое содержание, оно может  охватывать всевозможную техническую  и иную информацию, необходимую для  производства какого-либо изделия, и  представляет собой определенную экономическую  ценность.

Одним из основных признаков ноу-хау  следует считать элемент секретности  информации и документации.

Передача, обмен ноу-хау происходят на основе лицензионных договоров. Повышается роль ноу-хау в качестве предмета лицензионных соглашений. При этом количество лицензий на ноу-хау значительно  возрастает по сравнению с чисто  патентными лицензиями. Первое место /более 50%/ занимают патентные лицензии с  одновременной передачей ноу-хау  и оказанием технической помощи в налаживании производства. Второе место /около 30%/ -лицензии на ноу-хау  и третье - чисто патентные лицензии, не предусматривающие передачу ноу-хау. Это объясняется, в частности, тем, что при современном уровне развития техники освоение большинства изобретений  без предоставления ноу-хау либо практически невозможно, либо ведет  к большим непроизводительным затратам.

Следует отметить, что ноу-хау не пользуются такой правовой охраной  как изобретения, промышленные образцы  и товарные знаки. Поэтому обеспечение  прав на ноу-хау заинтересованных лиц  зависит прежде всего от правильно  и четко сформулированных положений  в договоре, а также от применения в случае необходимости мер юридической  защиты на основе правил о недобросовестной конкуренции и других норм национального  законодательства. Таким образом, договор  между сторонами имеет решающее значение.

Особенность договора о передаче ноу-хау  заключается в том, что обе  договаривающиеся стороны, заключающие  соглашение, подвергаются определенному  риску. Когда продавец предоставляет  ноу-хау, он раскрывает принадлежащий  ему секрет производства. Не исключено, что покупатель в будущем раскроет этот секрет третьим лицам, и продавец потеряет преимущества, которые имел перед конкурентами. То же самое относится и к покупателю. Он не может знать, на какой период времени ноу-хау сохранит свою экономическую и техническую ценность при быстром развитии науки и техники. Если эта ценность будет утрачена, продавец не получит полностью вознаграждение за передачу ноу-хау, которое выплачивается ему по частям, а покупатель не получит ожидаемой прибыли и, возможно, даже не возместит понесенных расходов.

Обычно составлению договора предшествуют переговоры, касающиеся области применения ноу-хау и длительности обязательств сторон.

При приобретении лицензии на ноу-хау  лицензиар боится раскрыть ноу-хау  до заключения договора, опасаясь, что  лицензиат воспользуется полученной информацией и откажется от подписания договора. С другой стороны, лицензиат  опасается, что секретом уже владеют  или в ближайшее время будут  владеть конкуренты, и он не получит  экономические преимущества, на которые  рассчитывает.

Поэтому на практике применяется заключение опционного соглашения, по которому лицензиат  обязуется не сообщать, не разглашать, не использовать до момента заключения лицензионного договора сведений, полученных от лицензиара и имеющих конфиденциальный характер. Лицензиар обязуется в  течение этого же времени не вести  переговоры с другими потенциальными покупателями. Кроме того, при заключении опционного соглашения устанавливаются  основные условия возможного лицензионного  договора.

По лицензионному договору о  передаче ноу-хау лицензиату предоставляется  право на использование секретов производства и опыта, не запатентованных  их владельцами.

В лицензионной практике наиболее типичным является соглашение, по которому покупателю лицензии предоставляется право  на использование запатентованного изобретения с одновременной  передачей технической документации и технического опыта.

Договором определяются предмет сделки, его цена, срок действия, время и  место исполнения договора, права  и обязанности сторон /включая  передачу, прием, платежи и сроки/, ответственность сторон в случае невыполнения обязательств, основания  для освобождения от ответственности  или прекращения действия договора.

В предмете договора определяются и  описываются точно и недвусмысленно все права и сведения, которые  предоставляются, объем этих прав, порядок  и условия их передачи и использования.

В договор включается условие о  неразглашении ноу-хау как в  период срока действия договора, так  и после его окончания, что  должно гарантироваться лицензиатом. Часто в соглашениях оговаривается  порядок ознакомления сотрудников  лицензиата с ноу-хау во избежание  разглашения.

Наиболее характерным условием в лицензионных соглашениях, ограничивающим лицензиата в использовании ноу-хау, является обязанность:

не передавать приобретенные знания и опыт третьей стороне в течение  срока действия соглашения и в  среднем до 5 лет после окончания  срока его действия;

указывать в рекламных документах или на выпускаемой продукции, что  она изготовлена по лицензии другой фирмы,

не предоставлять сублицензий  на ноу-хау, так как это может  повлечь его утрату.

1.4Виды лицензионных соглашений

Существуют несколько классификаций  лицензионных соглашений:

1.по предмету выделяются лицензионные  соглашения на

-изобретение

-полезные модели

-промышленные образцы

2. по объему передаваемых прав  различают:

-Простая (неисключительная) лицензия

Наконец наименьший объем прав передается по простой /неисключительной / лицензии. При этом лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта  промышленной собственности, сохраняет  за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам, так называемых сублицензий. Следует сразу отметить необходимость осторожного подхода  к продаже сублицензий. В этом случае следует достичь соглашения о разделе рынков сбыта, оговорить  возможные предельные объемы производства и т.д. Словом не допустить конкуренции  сублицензиатов между собой - она  явно не в интересах лицензиара.

 

- Исключительная лицензия

При исключительной лицензии лицензиар, передавая лицензиату право использования  изобретения, одновременно оставляет  аналогичное право за собой. Согласно ст.13 Патентного Закона РФ при исключительной лицензии лицензиату передается право  на использование объекта промышленной собственности в пределах, оговоренных  договором, с сохранением за лицензиаром  права на его использование в  чисти, не передаваемой лицензиату. Таким  образом, так как при исключительной лицензии к лицензиату переходит  исключительное право, лицензиар лишается тем самым права продавать  лицензии на данный объект промышленной собственности другим лицам.

- Полная лицензия

Наиболее широкий объем прав предоставляет полная лицензия. По ней лицензиар передает не только право использования объекта  промышленной собственности, но и лишается этого права сам. На практике, полная лицензия, равнозначная по сути переуступке  патента /отличие в том, что патент переуступается на весь оставшийся срок действия патента, а время действия лицензионного соглашения может  быть и меньше этого срока/, встречается  достаточно редко. К ней целесообразно  прибегнуть лишь в том случае, если лицензиар не видит возможности  самому использовать изобретение, а  рынок сбыта новинки, круг потенциальных  покупателей крайне ограничен.

-Сублицензия

Лицензиат, обладающий правом на запатентованный  объект в силу полной или исключительной лицензии передает и разрешает использовать изобретение, полезную модель сублицензиату  в объеме, обусловленном в соглашении и на определенный срок в пределах предоставленных ему прав по полной или исключительной лицензии.

3.по свободе заключения выделяют:

-Открытая лицензия

Патентный Закон РФ предусматривает  еще два вида лицензионных соглашений. Это открытая и принудительная лицензии. Патентообладатель может подать заявление в Патентное ведомство  о предоставлении любому лицу права  на использование объекта промышленной собственности /открытая лицензия/. В  этом случае пошлина за поддержание  патента в силе снижается на 50%, а любое лицо, изъявившее желание использовать указанный объект промышленной собственности, обязано заключить с лицензиаром договор о платежах.

-Принудительная лицензия

Выражение "принудительная лицензия" используется для обозначения явления, противоположного добровольной лицензии. Владелец добровольной лицензии имеет  право осуществлять действия, охватываемые исключительным правом, с разрешения патентовладельца. Такое разрешение обычно называется лицензионным контрактом. Он заключается между патентовладельцем  и владельцем лицензии. Владелец принудительной лицензии имеет право осуществлять действия, охватываемые исключительным правом, с разрешения властей помимо воли патентовладельца. Принудительную лицензию иногда называют недобровольной лицензией. Принудительная лицензия может  быть потребована в двух случаях: Первый случай - если патентообладатель  недостаточно использует изобретение, промышленный образец в течение 4 лет, а полезную модель – в течение 3 лет и при этом отказывается заключать лицензионный договор. Второй случай - если другой патентообладатель  но может использовать свое изобретения, полезную модель или промышленный образец, не нарушая при этом прав другого  патентообладателя. Первый патентообладатель  вправе требовать от второго принудительной лицензии. Размеры лицензионных платежей при принудительной лицензии должны быть установлены не ниже рыночной цены лицензии. Выдача принудительных лицензий призвана не допустить злоупотребления  патентными правами и предусмотрена  патентными законами практически всех промышленно развитых стран, а также  Парижской конвенцией. Лицензионные платежи

Вид заключаемого лицензионного договора - первый вопрос, который должны решить стороны. Второй, и не менее важный, - платежи и оценка общей стоимости  лицензии. Вне зависимости от того, является ли лицензия патентной или  беспатентной /лицензия на ноу-хау/, мировая  практика выработала два вида лицензионных платежей.

1.5Стороны лицензионных соглашений

Сторонами лицензионных соглашений  могут быть как физические так  и юридические лица, обладающие соответственными правомочиями. Физические лица должны быть дееспособными.

Сторона, предлагающая объект для  лицензирования, должна обладать соответствующими правами на этот объект. Одним из субъектов исключительного права  на созданный объект интеллектуальной собственности является автор. Он может являться стороной авторского договора. Кроме автора правообладателем могут быть и иные физические и юридические лица, получившие исключительные права на использование интеллектуальной собственности.

Договор может быть заключен также  с из авторов, действующим по доверенности остальных соавторов. Представительство  должно основываться на доверенности.

 

Глава 2 Анализ особенностей лицензионных сделок.

2.1Особенности лицензионной сделки

Главная особенность лицензионной сделки заключается в том, что  лицензиар передает лицензиату нематериальный объект - техническое решение или  товарный знак. При обычной товарной сделке в случае, если партнер обнаруживает, что товар не имеет качества, которое  оговаривалось в условиях контракта, он может потребовать замены товара. Продавец может настоять на возврате товара покупателем, если он нарушает, например условие о платеже.

Лицензионная сделка в этом отношении  не имеет ничего общего с контрактом об импорте и экспорте товаров. По лицензии покупатель приобретает техническую  документацию. И только, если по каким-либо причинам лицензионный договор был  расторгнут сторонами досрочно, лицензиат  обязан возвратить лицензиару техническую  документацию и прекратить использование  изложенных в ней технических  решений. Более того, он не имеет  права разглашать конфиденциальные сведения, полученные от лицензиара, передавать информацию об изобретениях и ноу-хау  третьим лицам.

Второй особенностью лицензионной сделки является сохранение права собственности  на предмет соглашения за лицензиаром.

В мировой практике право собственности  на изобретение закрепляется выдачей  на него патента /то же относится к  полезным моделям/. Патент в течение  всего срока его действия закрепляет за его собственником монопольное  право изготовлять, применять, ввозить, предлагать к продаже продукцию, содержащую запатентованное изобретение. Это относится и к способу, охраняемому патентом. В большинстве  стран, в том числе и в РФ и др. странах СНГ патентная  охрана способа получения продукта распространяется и на продукт, непосредственно  полученный этим способом /косвенная  охрана/. Исключительное право на изобретение  позволяет владельцу патента не допускать какого-либо использования принадлежащего ему изобретения без его разрешения. Аналогичные права имеют владельцы промышленных образцов и товарных знаков. Согласно ст.13 Патентного Закона РФ любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец, защищенные патентом лишь с разрешения патентообладателя /на основе лицензионного договора/. До лицензионному договору патентообладатель /лицензиар/ обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта промышленной собственности в объеме, предусмотренном договором, другому лицу/лицензиату/, а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором. При предоставлении права на использование товарного знака согласно ст. 26 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара, и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.