Ліцензійний договір

5. Обсяг прав, що передаються.  В цьому розділі необхідно  чітко визначити та описати  права ліцензіата. Можна назвати  права, реалізація яких потребує  додаткового погодження з ліцензіаром.  Також варто зазначити, що якість  товарів, послуг, робіт, які виконуються  (виготовляються) під даним товарним  знаком, не буде гіршою, ніж у  ліцензіара, і останній здійснюватиме  контроль за дотриманням даної  вимоги.

6. Вид ліцензії. У цьому розділі  необхідно зазначити, виключність/  невиключність ліцензії. Власник  свідоцтва (міжнародної реєстрації  товарного знака) може передати  право на використання товарного  знака (міжнародного товарного знака) за договором про виключну ліцензію, відомості про яку опубліковані в бюлетені та внесені до реєстру. Ліцензіат, який отримав таке право, може в межах строку дії виданої ліцензії та в обсязі переданих йому прав видавати ліцензію на використання товарного знака (міжнародного товарного знака).

7. Строк дії ліцензійного договору. Звертаємо увагу, що строк дії  ліцензійного договору не має  перевищувати терміну дії свідоцтва.  Видача ліцензії на використання  міжнародного товарного знака  здійснюється в межах строку  дії міжнародної реєстрації товарного  знака. З огляду на можливість  пролонгації дії свідоцтва за  клопотанням власника (п. 3. ст. 5 Закону  про товарні знаки) в Інструкції  варто передбачити автоматичну  пролонгацію ліцензійного договору. Такий порядок позбавить сторони  зайвих витрат коштів та затрат  часу.

8. Територія дії ліцензійного  договору. Слід вказати чіткі  межі географічного регіону, на  який розповсюджується дія ліцензії. Територія дії може бути меншою  за територію дії свідоцтва,  але не навпаки.

9. Місцезнаходження (місце проживання) сторін. Перед укладенням договору  необхідно з’ясувати фінансовий  стан ліцензіата, отримати інформацію  про його місцезнаходження (фактичне  та юридичне), місце проживання  та прописки, органи управління  ліцензіата тощо. Такі заходи  дозволять уникнути багатьох  проблем, зокрема завдання шкоди  товарному знаку та репутації  ліцензіара.

Відповідно до ст. 48 ЦК України відсутність  зазначених істотних умов є підставою  визнання договору недійсним.

 

4. Розробка проекту угоди та детального проекту ліцензійного договору.

 

У ліцензійному договорі зазначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права  інтелектуальної власності (конкретні  права, що надаються за договором, способи  використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються  права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Якщо  в ліцензійному договорі не зазначено виду ліцензії, то вважається, що надається невиключна ліцензія.

Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними.

Права на використання об'єкта права інтелектуальної  власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

Якщо  у ліцензійному договорі не визначена територія, наяку поширюється його чинність, то дія ліцензійного договору поширюється на всю територію України.

Умови ліцензійного договору, що суперечать положенням цього  Кодексу, є нікчемними.

Метою ліцензійного договору є не просто одержати право на використання об'єкта інтелектуальної власності, а одержати цей дозвіл з найбільшою вигодою для ліцензіата. Таку ж мету ставить перед собою ліцензіар. Тому в ліцензійному договорі мають бути визначені його істотні та інші умови з великою обережністю.

Передусім контрагенти ліцензійного договору мають чітко визначити, хто є  хто. Ліцензіар має впевнитися, що ліцензіат — це та особа, з якою можна мати справу, вона дійсно є  тією особою, за яку себе видає. Адже може виявитися, що за спиною ліцензіата стоїть цілий гурт інших юридичних осіб, які будуть використовувати предмет ліцензії, а ліцензіар гадав, що користуватися об'єктом буде тільки він один.

У свою чергу  ліцензіат також повинен переконатися, що ліцензіар має право укладати ліцензійний договір, що він уповноважений виступати як такий від імені групи юридичних осіб, які мають право інтелектуальної власності на предмет ліцензійної угоди.

Важливо точно визначити предмет договору: що то є — винахід, корисна модель, промисловий зразок, компонування інтегральної мікросхеми тощо. При визначенні цієї умови має бути чітко сформульовано, який корисний ефект очікується від використання даного об'єкта, які витрати зумовлює його використанню У договорі мають бути застережені масштаби і обсяг використання об'єкта — територія, строки, кількість, зміст використання, цілі, призначення. Зазначені параметри мають бути чітко визначені у договорі.

Ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності (ст. 1110 ЦК України).

Ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення ліцензіатом  встановленого договором терміну  початку використання об'єкта права  інтелектуальної власності. Ліцензіар  або ліцензіат можуть відмовитися  від ліцензійного договору у разі порушення другою стороною інших  умов договору.

Може  статися так, що в ліцензійному договорі строк його чинності не визначений. У такому разі вважається, що договір укладено на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років. Кожна зі сторін при бажанні припинити договірні відносини має за шість місяців до спливу строку договору повідомити про це іншу сторону. Якщо такого повідомлення не надійде, ліцензійний договір вважається продовженим на невизначений час. Але за всіх умов кожна зі сторін ліцензійного договору при бажанні припинити договірні відносини має повідомити про це іншу сторону за шість місяців до його спливу.

У міжнародно-правовій практиці ліцензійні договори укладаються  на строк 5—10 років. Тенденція у визначенні строків ліцензійних договорів  розвивається у бік їх скорочення.

За загальним  правилом у ліцензійному договорі може бути передбачена можливість ліцензіата удосконалювати об'єкт промислової  власності.Уразі такого передбачення у договорі має бути визначена доля цих удосконалень, хто має стати їх власником.

Удоговорі обов'язково має бути умова про  дотримання конфіденційності предмета ліцензійного договору, його удосконалень, обсягу використання та інших умов ліцензії. Щодо яких елементів має бути визначена конфіденційність, сторони вирішують самі.

Безперечно, ліцензійний договір може включати й інші умови, які сторони вважатимуть за необхідне включити. Це право сторін. Але перед їх включенням кожна зі сторін має ретельно зважити доцільність такого включення. Проте чи не найбільш важливою умовою ліцензійного договору є його ціна, винагорода за використання об'єкта промислової власності. При визначенні ціни договору має бути враховано багато чинників. Ліцензійний договір може супроводжуватися угодою про використання ноу-хау, яке, як правило, істотно підвищує ефективність використання об'єкта. Ціна ноу-хау та умови його використання визначаються окремо. Ліцензійний договір може містити умови, за якими предмет договору має бути забезпечений необхідною документацією, консультаціями ліцензіа-ра, наданням технічної допомоги при використанні об'єкта тощо. Наведені та інші чинники мають бути враховані при визначенні ціни договору.

 

5. Оформлення і реєстрація ліцензійного договору.

 

Для реєстрації ліцензійного договору та внесення таких відомостей до реєстру  про надання дозволу (видачу ліцензії) на використання товарного знака (міжнародного товарного знака) до Департаменту необхідно  подати такі документи:

Заява встановленого зразка – 1 примірник;

Ліцензійний договір або нотаріально  засвідчений витяг з ліцензійного договору – 3 примірники;

Документ про сплату збору за внесення відомостей до реєстру – 1 примірник;  
Довіреність (коли діє представник власника) – 1 примірник.

Заява має бути викладена українською  мовою та стосуватися одного ліцензійного договору. Заяву можуть подати:

- власник особисто;

- власник виключної ліцензії;

- патентний повірений;

- інша довірена особа, яка  діє за дорученням власника  або ліцензіата виключної ліцензії.

Якщо однією зі сторін або сторонами  ліцензійного договору є іноземна особа/особи, то в заяві необхідно передати транскрипційні знаки певної мови літерами української абетки повного імені  фізичної особи або повного офіційного найменування юридичної особи/місце  проживання з обов’язковим зазначенням цих даних мовою оригіналу.

За достовірність інформації, яка  наведена у документах, що подаються  до Департаменту, відповідальність несуть сторони ліцензійного договору.

Сторінки документів мають бути обов’язково пронумеровані арабськими цифрами й не містити виправлень.

Заява та додані до неї документи  Департамент приймає до розгляду з моменту публікації відомостей про видачу свідоцтва на товарний знак в бюлетені “Промислова власність” або з дати реєстрації міжнародного товарного знака, та вносяться до реєстру ліцензійних договорів  протягом двох місяців від дати надходження  документів.

Відомості не можуть бути внесені  до реєстру ліцензійних договорів  у таких випадках:

- свідоцтво (міжнародну реєстрацію  товарного знака) визнане недійсним повністю;

- дія свідоцтва (міжнародної  реєстрації товарного знака) припинена;

- подані документи не відповідають  вимогам законодавства. 

Потребують обов’язкової реєстрації в Департаменті нижчезазначені зміни  в ліцензійному договорі:

- сторони ліцензійного договору;

- обсяг прав, які передаються  згідно з ліцензійним договором;

- вид ліцензії;

- строк та територія дії ліцензійного  договору.

Реєстрацію  договорів здійснює у встановленому  порядку Державний департамент  інтелектуальної власності. Договір на реєстрацію може подавати як одна, так і інша сторона, а також будь-яка довірена особа сторони (сторін). При цьому сторони зобов'язані надати один екземпляр (оригінал) договору для Держдепартаменту.

Процедура реєстрації договору займає біля 2-х  місяців. У результаті реєстрації в  Держреєстр вносяться відомості про договір, які відразу публікуються в офіційному бюлетені «Промислова власність»

 

 

Висновки

 

Ліцензійні договори значно відрізняються  від інших комерційних контрактів, зокрема від найбільш розповсюджених на міжнародному ринку експортно-імпортних  угод, а на внутрішньому ринку —  від договорів закупівлі-продажу  і постачання товарів.

Ліцензійний договір — це угода, відповідно до якої власник науково-технічних  досягнень, винаходів, ноу-хау, промислових  зразків, товарних знаків і взаємозалежних з ними науково-технічних і інших  знань — ліцензіар передає  і дозволяє використовувати їх своєму контрагенту — ліцензіатові в  обумовлених угодою межах і на певний строк, а останній зобов’язується вносити обумовлені платежі і  виконувати інші зобов’язання, передбачені договором.

Закони України про захист об’єктів промислової власності передбачують обов’язкову реєстрацію ліцензійних  договорів і договорів про  передачу прав на патент у Укрпатенті. Без реєстрації такі договори вважаються недійсними, тобто не роблять юридичної дії у відношенні третіх осіб.

Порядок реєстрації ліцензійних договорів  установлений Правилами розгляду і  реєстрації договорів про передачу патенту і ліцензійних договорів  про надання права на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, товарного знака.

Загальні вимоги до договорів про  передачу прав на об’єкти промислової  власності наступні. На реєстрацію представляється 2 екземпляри належним чином оформленого договору, що містить усі необхідні реквізити, справжні підписи і печатки.

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Андрощук  Г. А., Работягова Л. И. Патентное  право: правовая охрана изобретений:  Учеб. пособие — 3-е изд., перераб.  и доп. — К.: МАУП, 2006. — 231 c.: ил.

2. Дьордяй  В.С. Патентознавство. Навчальний  посібник рекомендовано МОН України.  — К.: ЦУЛ, 2007. — 232 с.

3. Зинов В.Г.  Управление интеллектуальной собственностью. — М., 2003. — С. 81.

4. Інтелектуальна  власність. — 2002. — № 12. —  С. 52.

5. Інтелектуальний  капітал. — 2004. — № 3. — С. 32.

6. Кузнєцов  Ю. М. Патентознавство та авторське  право: Підручник для внз / Нац.  техн. ун-т України "КПІ". —  К.: Кондор, 2009. — 428 c.: iл.

7. Панченко  М.І. Цивільне право України:  Навч. посіб. — К.: Знання, 2005. —  583 с.