Правовое регулирование заключения договора о передаче ноу-хау

         Особая форма договора предусмотрена  относительно программ для ЭВМ  и баз данных. Согласно п.3 ст.1286 ГК РФ заключение лицензионных  договоров о предоставлении права  использования программы для  ЭВМ или базы данных допускается  путем заключения каждым пользователем  с правообладателем договора  присоединения, условия которого  изложены на приобретаемом экземпляре  таких программы или базы данных  либо на упаковке этого экземпляра. Начало использования таких программы  или базы данных пользователем, как оно определяется этими  условиями, означает его согласие  на заключение договора. В данном  случае имеет место заключение  договора посредством конклюдентных  действий.

         Если лицензионный договор заключается  в отношении зарегистрированных  в соответствии со ст.1232 ГК  РФ результатов интеллектуальной  деятельности или средств индивидуализации, то лицензионный договор подлежит  государственной регистрации.

Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора.

Стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к отношениям, возникшим до заключения договора (п.2 ст.425 ГК РФ[6]). Правомерность действия данной нормы в отношении договоров, требующих обязательной регистрации, признавала не только судебная практика, но и финансовые органы страны, традиционно занимающие более «консервативную» позицию.

Так, Минфин России в письме от 12.07.2006 года № 03-03-04/2/172 в отношении возможности налогового учета арендных платежей в целях исчисления налога на прибыль разъяснил, что в случае, если в соответствии с п.2 ст.425 ГК РФ условия договора распространены на период с момента передачи объекта аренды потенциальному арендатору, арендные платежи по зарегистрированному договору принимаются в уменьшение налоговой базы по единому налогу с момента получения объекта в пользование.

По аналогии с договорами аренды, подлежащими государственной регистрации (а сходство этих двух конструкций очевидно), можно предположить, что при включении в лицензионный договор специальной ссылки о распространении его условий на период с момента предоставления прав на «интеллектуальный объект» лицензиату последний вправе пользоваться этим объектом вплоть до регистрации договора на законных основаниях.

Сторонами лицензионного договора выступают лицензиар и лицензиат. Лицензиар – это лицо, которое предоставляет право использования, а лицензиат – лицо, которому предоставляется право использования.

Так как предоставление права использования представляет собой один из способов распоряжения исключительным правом, то в качестве лицензиара может выступать только обладатель исключительного права.

В том случае, когда заключается сублицензионный договор, в качестве лицензиара выступает лицензиат по лицензионному договору, при этом им может быть лицензиат, как по исключительной, так и по неисключительной лицензии.

 

1.2. Виды лицензионных  договоров

  Как следует из  ст.1236 ГК РФ, лицензионный договор  может предусматривать:

         - предоставление лицензиату права  использования результата интеллектуальной  деятельности или средства индивидуализации  с сохранением за лицензиаром  права выдачи лицензий другим  лицам (простая (неисключительная) лицензия);

         - предоставление лицензиату права  использования результата интеллектуальной  деятельности или средства индивидуализации  без сохранения за лицензиаром  права выдачи лицензий другим  лицам (исключительная лицензия).

         Если лицензионным договором  не предусмотрено иное, лицензия  предполагается простой (неисключительной).

         В одном лицензионном договоре  в отношении различных способов  использования результата интеллектуальной  деятельности или средства индивидуализации  могут содержаться условия, предусмотренные  пунктом 1 ст.1236 ГК РФ.

         Таким образом, в зависимости  от того, вправе ли лицензиар  использовать или разрешать использовать  в течение действия лицензионного  договора теми же способами  и на той же территории, которые  оговорены лицензионным договором, законодатель выделяет простую  неисключительную лицензию и  исключительную лицензию.

В силу простой неисключительной лицензии лицензиату предоставлено право использования с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. То есть, лицензиат может заключить лицензионный договор с третьими лицами о том же способе использования в отношении той же территории, которые предусмотрены в договоре с лицензиаром. В силу исключительной лицензии лицензиату предоставлено право использования без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

Необходимо обратить внимание, что законодатель, основываясь на принципе ограничительного толкования договора, предусматривает, что, если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной). Вместе с тем это не означает, что в лицензионном договоре должно быть указано, что данная лицензия является исключительной: для определения вида лицензии необходимо проанализировать сами условия договора. Если в договоре предусмотрено, что лицензиар не вправе разрешать использование обусловленными лицензией способами третьим лицам, это указывает на то, что данная лицензия является исключительной.

В одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования результата интеллектуальной деятельности могут содержаться условия для лицензионных договоров разных видов.

Законодатель позволяет лицензиату по исключительной лицензии при наличии определенных условий пользоваться способами защиты, которые предусмотрены для защиты интеллектуальных прав, в том числе исключительного права.

В соответствии со ст.1254 ГК РФ, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, на использование которого выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными ст.ст.1250, 1252 и 1253 ГК РФ.

Таким образом, налицо элементы абсолютного права в обязательственном праве лицензиата, но эти элементы не делают право лицензиата абсолютным, оно относительное и носит обязательственный характер.

Характер защиты не указывает еще на природу прав, которая не обусловлена характером ее защиты.

Возможность применения способов защиты интеллектуальных прав к нарушенному праву по исключительной лицензии обусловлена только наличием положений ст.1254 ГК РФ; если бы не было этих положений, применение к обязательственному праву способов защиты, присущих абсолютным правам, было бы невозможно.

Вместе с тем следует обратить внимание, что обязанность лицензиара по исключительной лицензии не выдавать лицензии третьим лицам не ограничивает его исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации; данное право носит обязательственный характер.

Выдать лицензию лицензиар третьим лицам может, и новый лицензионный договор будет действительным, но в этом случае он нарушит свое обязательство перед первым лицензиатом и за такое нарушение может нести ответственность, предусмотренную за нарушение обязательств в Гражданском кодексе и заключенном в соответствии с ним договоре.

Несомненно, различия между простой (неисключительной) лицензией и исключительной лицензией надо выводить из самих терминов «исключительный» и «неисключительный».

«Исключительное право», предоставляемое лицензиату по договору исключительной лицензии, буквально означает: «Я, лицензиар, предоставляю это право на использование тебе, лицензиату, и только тебе; никому другому оно не было и не будет предоставлено; в пределах действия договора ты, лицензиат, становишься единственным (исключительным) пользователем. Данное полученное право ты можешь защищать от любых нарушений со стороны любых других лиц». Под другими лицами имеются в виду не только все третьи лица, но и сам лицензиар. Получив это право, лицензиат вправе «исключать» всех других лиц из круга пользователей.

Предоставленное ему по договору право является не только относительным, действующим в рамках договора, но и абсолютным, подобным праву арендатора на переданную ему в аренду вещь. В пределах действия договора данное право становится «собственным», «своим» правом лицензиата.

Право на защиту лицензиатом своих исключительных прав от действий любых лиц составляет суть исключительных прав лицензиата. Оно не может быть отделено от самого исключительного права лицензиата на использование объекта лицензии. На это указано в п.7 информационного письма Президиума ВАС РФ от 28 сентября 1999 года № 47 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах».

Право владельца исключительной лицензии на предъявление «прямого» иска к нарушителю приобретенного им права – принципиальная черта договора исключительной лицензии.

Аналогичная норма содержится в ст.305 ГК РФ: владелец вещного права, не являющийся собственником, вправе защищать как собственник свое право от нарушения со стороны других лиц, в том числе и со стороны собственника.

Право обладателя исключительной лицензии на «прямой» иск к любому третьему лицу ясно и очевидно установлено ст.1254 ГК РФ, нормы которой являются императивными. Разумеется, это право действует лишь в тех пределах, которые предусмотрены лицензией.

Таким образом, в этих пределах обладатель исключительной лицензии занимает место правообладателя, обладателя исключительных прав.

Конечно, право предъявлять иски к любым нарушителям исключительных прав, предоставленных по лицензии, сохраняется и за лицензиаром. Следует, однако, учитывать, что у лицензиара отсутствует интерес предъявлять такие иски к третьим лицам.

Исключительное право лицензиата отличается от исключительного права лицензиара (правообладателя) только одной особенностью: оно может быть предоставлено другому лицу лишь с письменного согласия лицензиара (п.1 ст.1238 ГК РФ).

Вместе с тем в отношении исключительного права лицензиата договор может включать различные ограничения.

Так, в договоре можно предусмотреть, что право использования объекта лицензии принадлежит и лицензиару, что сохраняют свое действие лицензионные договоры о предоставлении простых лицензий, ранее заключенные лицензиаром с другими лицами, и т.п. Но все подобные ограничения не приводят к тому, что предоставленная лицензия становится простой (неисключительной); она сохраняет черты исключительной лицензии.

В отличие от этого простая (неисключительная) лицензия предоставляет лицензиату лишь право на использование объекта лицензии. Это право существует только в рамках договорных отношений между лицензиаром и лицензиатом. Оно не порождает у лицензиата никаких исключительных прав, не дает ему возможности бороться с нарушителями исключительного права. Это правомочие имеет только лицензиар.

Нельзя не отметить некоторую неточность законодателя, допущенную им в п.1 ст.1236 ГК РФ при определении критерия разграничения договоров простой (неисключительной) лицензии и договоров исключительной лицензии. В качестве такого критерия предлагается учитывать, сохраняется ли за лицензиаром право выдачи лицензий другим лицам: если да, то предоставленная лицензия является простой (неисключительной), а если нет – налицо исключительная лицензия.

Конечно, это важный критерий для разграничения простых и исключительных лицензий; однако применение его в качестве основного, а тем более единственного, может привести к ошибочным выводам.

Действительно, предоставление лицензиаром сначала простой лицензии одному лицу, а затем исключительной лицензии другому лицу возможно и законно. Почему в таком случае закон не допускает возможности предоставления лицензиаром исключительной лицензии, содержащей оговорку о том, что он сохраняет за собой в будущем право выдачи другому партнеру простой лицензии в ограниченном объеме? Ведь результат одинаков: будут параллельно существовать, и договор простой лицензии, и договор исключительной лицензии.

 

 

 

1.3. Исполнение  лицензионного договора 

Лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

То есть, в целях обеспечения права лицензиара на получение вознаграждения, причитающегося ему по лицензионному договору, законодатель возлагает на лицензиата обязанность представлять отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Однако договором лицензиат может быть освобожден от этой обязанности.

Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

В течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную ГК РФ, другими законами или договором.