Правовое регулирование заключения договора о передаче ноу-хау

Так, издание книги тиражом большим, чем оговорено законом, следует в отношении превышающего тиража рассматривать как нарушение исключительного права.

При нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования произведения науки, литературы или искусства (глава 70) либо объектов смежных прав (глава 71) лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора.

Общегражданские правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренные гл.25 ГК РФ, применяются к отношениям в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением лицензионного договора с учетом специальных норм, предусмотренных четвертой частью ГК РФ.

Специальные правовые последствия законодатель предусмотрел в случае неисполнения лицензиатом обязанности по выплате вознаграждения.

Так, в соответствии с п.4 ст.1237 при нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования произведения науки, литературы, искусства либо объектов смежных прав лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора.

В договоре можно предусмотреть возможность лицензиата в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае непредставления произведения лицензиаром, нарушения обязанности лицензиаром не разрешать другим лицам использовать произведение в течение действия заключенного между ними договора.

ГЛАВА 2. СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА ДОГОВОРА О ПЕРЕДЧЕ НОУ-ХАУ 

2.1. Понятие договора о передаче прав ноу-хау в российской и зарубежной практике

Существуют  два вида договоров, которые опосредуют передачу секрета производства (ноу-хау):

1)договор об отчуждении  исключительного права на секрет  производства, по которому в полном  объеме  исключительное право  на секрет производства передается  правообладателем приобретателю. Притом, прежний правообладатель, несмотря на то, что он передал исключительное право на секрет производства, обязан по-прежнему сохранять конфиденциальность секрета производства.

2)лицензионный договор  о предоставлении права использования  секрета производства, по которому  исключительное право использования  соответствующего секрета производства  в установленных договором пределах  предоставляется лицензиаром лицензиату  на определенный срок или без  указания срока  его действия.

«Исключительное право – совокупность принадлежащих правообладателю (гражданину или юридическому лицу) прав на использование по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации»1.

Исключительное право на секрет производства функционирует до момента, пока не утрачены сведения, которые и является его содержанием. После того, как конфиденциальность этих сведений нарушена, исключительное право на секрет производства прекращается одновременно у всех  правообладателей.

Кроме того, лицо, которое стало обладателем сведений о секрете производства, независимо от других обладателей, так же приобретает исключительное право на этот секрет производства.

По юридической природе договор об отчуждении исключительного права на секрет производства и лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства являются двусторонними.

Субъектами, имеющими право на обладание коммерческой тайной, являются юридические лица, которые вправе заниматься предпринимательской деятельностью (коммерческие и некоммерческие). Правом на коммерческую тайну обладают индивидуальные предприниматели, а также физические лица, которые не являются предпринимателями, но имеют на праве собственности имущество, правомерно используемое для осуществления предпринимательской деятельности

Субъектный состав участников договора законом не ограничен. Обладателем информации может быть любой субъект права, тогда как его контрагентами обычно выступают физические либо юридические лица, осуществляющие коммерческую деятельность.

Договора могут быть как реальными, так и консенсуальными.

«Консенсуальный контракт (contractae consensu) – договор, который считался заключенным с момента достижения сторонами простого соглашения (nudus consensus)»2. Передача вещи рассматривалась уже как исполнение консенсуального контракта.

Реальный контракт (contractae re) – договор, который вступал в силу не с момента соглашения сторон (пусть даже и письменного), а лишь с момента фактической передачи вещи.

Поскольку законодательство не устанавливает специальных требований в отношении этих договоров, предполагается, что оба договора могут быть как возмездными, так и безвозмездными.

Возмездным признается договор, в соответствии, с условиями которого сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение обязанностей, вытекающих из договора. В свою очередь, безвозмездным является такой договор, согласно которому одна сторона принимает на себя обязательство предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления.

Существенным условием обоих договоров является соглашение о предмете договора.

В силу особенностей информации, составляющей содержание секрета производства, правообладатель должен передать своему контрагенту не только право на использование секрета производства, но также сам секрет производства в полном объеме, раскрыть его содержание и способы использования.

Здесь передаются неизвестные ранее "покупателю" знания и опыт, информация, воплощенная в технической и иной документации, а также в образцах техники, подробно раскрывающих существо секрета производства.

Следовательно, стороны должны договориться о материальной форме и способе передачи информации, в том числе на бумажных и (или) электронных носителях.

Кроме того, в договор могут включаться условия о контроле за использованием секрета производства, обеспечением надлежащего качества производимых с его помощью товаров (работ, услуг), последствия усовершенствования секрета производства, порядок уплаты налогов и др. Обязанность строгого соблюдения конфиденциальности передаваемых сведений прямо предусмотрена законом.

«При отчуждении исключительного права на секрет производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства (п. 2 ст. 1468 ГК РФ)»3.

Лица, получившие соответствующие права по лицензионному договору, обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства (п. 3 ст. 1469 ГК РФ).

Гражданин, которому в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя стал известен секрет производства, обязан сохранять конфиденциальность полученных сведений до прекращения действия исключительного права на секрет производства (п. 2 ст. 1470 ГК РФ).

Думается, что о случаях предоставления такой информации по запросам компетентных органов государственной власти (местного самоуправления) приобретатель такой информации (лицензиат) обязан сообщать об этом правообладателю информации (лицензиару).

 В договоре о передаче  коммерческой тайны целесообразно  определять следующие правила  охраны конфиденциальности информации: 
1) условия охраны;

2) условие о самостоятельном  определении контрагентом способов  защиты информации; 
3) условие о немедленном уведомлении правообладателя о фактах разглашения или угрозе разглашения, о незаконном получении или незаконном использовании информации; 
4) об обязанности не разглашать коммерческую тайну или прекращать режим ее конфиденциальности

Исходя из принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ) стороны сами решают вопрос о возмездности договора, об объеме и условиях использования информации, о сроке действия договора и других условиях.

Договор может регулировать право обладателя самому использовать эту информацию и передавать ее другим контрагентам, о территории, на которой ее можно использовать.

Не исключена ситуация, когда по взаимной договоренности ни правообладатель (лицензиар), ни приобретатель (лицензиат) не вправе без предварительного согласия друг друга передавать права на секрет производства третьим лицам.

«Разграничивая такие соглашения, по аналогии с патентно-лицензионными и авторскими договорами говорят о передаче секрета производства на исключительной или неисключительной основе, а также о лицензиях и сублицензиях»4

Как правило, в зависимости от этого устанавливается цена секрета производства, т.е. форма и размер уплачиваемого покупателем вознаграждения. Кроме того, на размер вознаграждения влияет характер передаваемых исключительных прав, объем использования секрета производства, экономический эффект от ее использования. 
Строго говоря, размер вознаграждения не признается существенным условием договора, и при отсутствии его в договоре следует руководствоваться нормами ст. 424 ГК РФ. На наш взгляд, в силу особенностей информации, ценность которой для разных субъектов может различаться достаточно резко, партнерам целесообразно согласовать данное условие в договоре.

Как гласит п. 2 ст. 1469 ГК РФ, лицензионный договор может быть заключен как с указанием, так и без указания срока его действия.

Когда в лицензионном договоре не указан срок, на который он заключен, каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за шесть месяцев, если более длительный срок не предусмотрен договором (п. 2 ст. 1469 ГК РФ).

«Чаще всего договоры заключаются в простой письменной форме с приложением необходимых документов, определяющих содержание секрета производства. Требование специальной регистрации рассматриваемых договоров законом не установлено»5.

Заключению договора обычно предшествуют предварительные переговоры, сопровождающиеся демонстрацией применения секрета производства, получением независимых экспертных заключений, подтверждающих эффективность такого применения, а также иных достоверных сведений, необходимых приобретателю для понимания существа секрета производства и согласования взаимовыгодных условий сделки (предпродажное раскрытие информации).

Таким образом, лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства – договор, по которому исключительное право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах предоставляется лицензиаром лицензиату на определенный срок или без указания срока  его действия. Притом, прежний правообладатель, несмотря на то, что он передел исключительное право на секрет производства, обязан по-прежнему сохранять конфиденциальность секрета производства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Особенности предмета договора о передаче ноу-хау.

По современному российскому законодательству секретом производства (ноу-хау) являются  сведения производственного, технического, экономического, организационного и другого характера, к которым так же относятся  сведения о результатах  научно-исследовательской деятельности, сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые обладают какой-либо коммерческой ценностью  в силу отсутствия свободного доступа к ним на законном основании со стороны третьих лиц и в отношении  которых введен режим коммерческой тайны.

«Коммерческая тайна - конфиденциальность информации, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду»6

Режим коммерческой тайны - правовые, организационные и технические меры по охране конфиденциальности, принимаемые её обладателем информации.

Однако под режим коммерческой тайны не могут быть помещены сведения, упомянутые в ст. 5 Федерального закона «О коммерческой тайне», а именно:

1) записи в  учредительных документах о внесении  юридических и физических лиц  в соответствующие государственные  реестры;

2)документы, удостоверяющие  право на осуществление предпринимательской  деятельности;

3) сведения о  составе имущества  предприятия  или любого другого государственного  или негосударственного учреждения  и об использовании ими средств  соответствующих бюджетов;

4) справка о  степени загрязнении предприятием  окружающей среды, состоянии противопожарной  безопасности, прохождении санитарно-эпидемиологического  и радиационного контроля и  других факторах, которые в случаях  не соблюдения допустимых правил, могут негативно воздействовать  на функционирование производственных объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом;

5) сведения о  численности и составе работников, о наличии свободных вакансий, о системе вознаграждения  труда, о задолженности по выплате  зарплаты и других социальных  выплат (если таковая имеется), об  условиях труда, в том числе  об охране труда, о показателях  производственного травматизма  и профессиональной заболеваемости, об использовании безвозмездного  труда граждан в деятельности  некоммерческой организации

6) информация  о  нарушениях законодательства  Российской Федерации и фактах  привлечения к ответственности  за правонарушения или преступления;