Лицензионный договор о передаче ноу-хау

Государственное казенное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Российская таможенная академия»

RUSSIAN CUSTOMS ACADEMY

Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал

Российской таможенной академии

 

Кафедра международных экономических отношений

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Контракты в международной торговле»

на тему «Лицензионный договор о передаче ноу-хау»

 

 

 

 

 

Выполнил: E.А.Никифорова,

студент 4-го курса очной формы обучения экономического факультета, группа 441 

 

Научный руководитель: 
М.М. Колесникова,

к. ю. н., доцент

 

 

 

 

Санкт-Петербург

2012

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА ДОГОВОРА О ПЕРЕДЧЕ НОУ-ХАУ 5

1.1. Понятие договора о передаче прав ноу-хау в российской и зарубежной практике 5

1.2.Особенности предмета договора о передаче ноу-хау. 12

1.3. Исполнение договорных обязательств по лицензионному договор о передаче ноу-хау 16

ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА О ПЕРЕДАЧЕ НОУ-ХАУ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 20

2.1.Правовое регулирование заключения договора о передаче ноу-хау 20

2.2.Обзор судебной практики по нарушениям, связанным с использованием лицензионного договора о передаче ноу-хау, на примере Apple Inc. 27

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 33

 

 

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на то, что возможно секрет производства применяется со времен римского права или, по некоторым источникам, средневековых мореходов, щедро населявших свои воспоминания и географические карты разнообразными морскими чудовищами, надежно охранявшими удобные пути к островам с пряностями или иными сокровищами, он до сих пор лишен единого понимания и унифицированного правового регулирования.

В отношении секретов производства применяются самые разнообразные термины: производственный/технический/коммерческий секрет, конфиденциальная/закрытая информация, коммерческая/служебная тайна, ноу-хау и некоторые другие (далее будем использовать эти термины в качестве синонимов, если особо не указано иное). Нет согласованного понимания их правовой роли и содержания. Нет даже ясности относительно того, являются ли секреты производства объектом интеллектуальной собственности. Поэтому на уровне отдельных стран реализованы те или иные, подчас существенно различающиеся, подходы. Взять, к примеру,  российское право, которое в последние годы то расширяло регулирование рассматриваемых объектов в качестве коммерческой (служебной) тайны, то переключилось на секреты производства (ноу-хау), низведя коммерческую тайну до уровня простого режима использования информации.

Тема моей работы является актуальной, поскольку в век высоких технологий и революционных изобретений появляется острая необходимость в регулировании процесса передачи права на использование ноу-хау и, соответственное, в детальном изучении договора о передачи ноу-хау

  Целью написания курсовой работы является выявление специфических черт лицензионного договора о передаче ноу-хау и рассмотрение судебной практики по нарушениям, связанным с использованием лицензионного договора о передаче ноу-хау.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1.выявление сущности договора о передаче прав ноу-хау

2.рассмотрение признаков предмета договора о передаче ноу-хау

3.изучение договорных обязательств в рамках  договора о передаче ноу-хау

4. анализ правовых аспектов заключения договора о передаче ноу-хау

5.рассмотрение примера использования лицензионного договора о передаче ноу-хау с иностранными партнерами

 

ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА ДОГОВОРА О ПЕРЕДЧЕ НОУ-ХАУ 

1.1. Понятие договора о передаче прав ноу-хау в российской и зарубежной практике

Существуют  два вида договоров, которые опосредуют передачу секрета производства (ноу-хау):

1)договор об отчуждении исключительного права на секрет производства, по которому в полном объеме  исключительное право на секрет производства передается правообладателем приобретателю. Притом, прежний правообладатель, несмотря на то, что он передел исключительное право на секрет производства, обязан по-прежнему сохранять конфиденциальность секрета производства.

2)лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства, по которому исключительное право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах предоставляется лицензиаром лицензиату на определенный срок или без указания срока  его действия. Притом, прежний правообладатель, несмотря на то, что он передел исключительное право на секрет производства, обязан по-прежнему сохранять конфиденциальность секрета производства.

«Исключительное право - совокупность принадлежащих правообладателю (гражданину или юридическому лицу) прав на использование по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации»¹.

Исключительное право на секрет производства функционирует до момента, пока не утрачены сведения, которые и является его содержанием. После того, как конфиденциальность этих сведений нарушена, исключительное право на секрет производства прекращается одновременно у всех  правообладателей.

Кроме того, лицо, которое стало обладателем сведений о секрете производства, независимо от других обладателей, так же приобретает исключительное право на этот секрет производства.

По юридической природе договор об отчуждении исключительного права на секрет производства и лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства являются двусторонними.

Субъектами, имеющими право на обладание коммерческой тайной, являются юридические лица, которые вправе заниматься предпринимательской деятельностью (коммерческие и некоммерческие). Правом на коммерческую тайну обладают индивидуальные предприниматели, а также физические лица, которые не являются предпринимателями, но имеют на праве собственности имущество, правомерно используемое для осуществления предпринимательской деятельности

Субъектный состав участников договора законом не ограничен. Обладателем информации может быть любой субъект права, тогда как его контрагентами обычно выступают физические либо юридические лица, осуществляющие коммерческую деятельность.

Договора могут быть как реальными, так и консенсуальными.

«Консенсуальный контракт (contractae consensu) - договор, который считался заключенным с момента достижения сторонами простого соглашения (nudus consensus)»². Передача вещи рассматривалась уже как исполнение консенсуального контракта.

Реальный контракт (contractae re) - договор, который вступал в силу не с момента соглашения сторон (пусть даже и письменного), а лишь с момента фактической передачи вещи.

Поскольку законодательство не устанавливает специальных требований в отношении этих договоров, предполагается, что оба договора могут быть как возмездными, так и безвозмездными.

Возмездным признается договор, в соответствии с условиями которого сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение обязанностей, вытекающих из договора. В свою очередь, безвозмездным является такой договор, согласно которому одна сторона принимает на себя обязательство предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления.

Существенным условием обоих договоров является соглашение о предмете договора.

В силу особенностей информации, составляющей содержание секрета производства, правообладатель должен передать своему контрагенту не только право на использование секрета производства, но также сам секрет производства в полном объеме, раскрыть его содержание и способы использования.

Здесь передаются неизвестные ранее "покупателю" знания и опыт, информация, воплощенная в технической и иной документации, а также в образцах техники, подробно раскрывающих существо секрета производства.

Следовательно, стороны должны договориться о материальной форме и способе передачи информации, в том числе на бумажных и (или) электронных носителях.

Кроме того, в договор могут включаться условия о контроле за использованием секрета производства, обеспечением надлежащего качества производимых с его помощью товаров (работ, услуг), последствия усовершенствования секрета производства, порядок уплаты налогов и др. Обязанность строгого соблюдения конфиденциальности передаваемых сведений прямо предусмотрена законом.

«При отчуждении исключительного права на секрет производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства (п. 2 ст. 1468 ГК РФ)»³.

При предоставлении права использования секрета производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия лицензионного договора.

Лица, получившие соответствующие права по лицензионному договору, обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства (п. 3 ст. 1469 ГК РФ).

Гражданин, которому в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя стал известен секрет производства, обязан сохранять конфиденциальность полученных сведений до прекращения действия исключительного права на секрет производства (п. 2 ст. 1470 ГК РФ).

Думается, что о случаях предоставления такой информации по запросам компетентных органов государственной власти (местного самоуправления) приобретатель такой информации (лицензиат) обязан сообщать об этом правообладателю информации (лицензиару).

В договоре о передаче коммерческой тайны целесообразно определять следующие правила охраны конфиденциальности информации: 
1) условия охраны;

2) условие о самостоятельном определении контрагентом способов защиты информации; 
3) условие о немедленном уведомлении правообладателя о фактах разглашения или угрозе разглашения, о незаконном получении или незаконном использовании информации; 
4) об обязанности не разглашать коммерческую тайну или прекращать режим ее конфиденциальности

Исходя из принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ) стороны сами решают вопрос о возмездности договора, об объеме и условиях использования информации, о сроке действия договора и других условиях.

Договор может регулировать право обладателя самому использовать эту информацию и передавать ее другим контрагентам, о территории, на которой ее можно использовать.

Не исключена ситуация, когда по взаимной договоренности ни правообладатель (лицензиар), ни приобретатель (лицензиат) не вправе без предварительного согласия друг друга передавать права на секрет производства третьим лицам.

«Разграничивая такие соглашения, по аналогии с патентно-лицензионными и авторскими договорами говорят о передаче секрета производства на исключительной или неисключительной основе, а также о лицензиях и сублицензиях»⁴

Как правило, в зависимости от этого устанавливается цена секрета производства, т.е. форма и размер уплачиваемого покупателем вознаграждения. Кроме того, на размер вознаграждения влияет характер передаваемых исключительных прав, объем использования секрета производства, экономический эффект от ее использования. 
Строго говоря, размер вознаграждения не признается существенным условием договора, и при отсутствии его в договоре следует руководствоваться нормами ст. 424 ГК РФ. На наш взгляд, в силу особенностей информации, ценность которой для разных субъектов может различаться достаточно резко, партнерам целесообразно согласовать данное условие в договоре.

Как гласит п. 2 ст. 1469 ГК РФ, лицензионный договор может быть заключен как с указанием, так и без указания срока его действия.

Когда в лицензионном договоре не указан срок, на который он заключен, каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не позднее чем за шесть месяцев, если более длительный срок не предусмотрен договором (п. 2 ст. 1469 ГК РФ).

«Чаще всего договоры заключаются в простой письменной форме с приложением необходимых документов, определяющих содержание секрета производства. Требование специальной регистрации рассматриваемых договоров законом не установлено»⁵.

Заключению договора обычно предшествуют предварительные переговоры, сопровождающиеся демонстрацией применения секрета производства, получением независимых экспертных заключений, подтверждающих эффективность такого применения, а также иных достоверных сведений, необходимых приобретателю для понимания существа секрета производства и согласования взаимовыгодных условий сделки (предпродажное раскрытие информации).

Таким образом, лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства - договор, по которому исключительное право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах предоставляется лицензиаром лицензиату на определенный срок или без указания срока  его действия. Притом, прежний правообладатель, несмотря на то, что он передел исключительное право на секрет производства, обязан по-прежнему сохранять конфиденциальность секрета производства.