Лицензионный договор о передаче ноу-хау

На этапе переговоров будущий лицензиат обычно хочет ознакомиться с предметом сделки поподробнее, чтобы иметь только общее представление. Но с другой стороны, обладатель секрета производства или лицензиар хочет защитить предмет от извлечения из него коммерческой прибыли без оплаты или раскрытия тайны третьим лицам. Для решения этой проблемы заключается один из двух предлицензионных договоров о конфиденциальности или опционный договор. 

«Договор о конфиденциальности предполагает возложение обязанности по сохранению конфиденциальной информации на лицензиата и специалистов, которые используют ее в работе. Они должны подписать обязательство о неразглашении»¹⁰. 

По договору о конфиденциальности информация может передаваться лицензиату на определенный срок, но чаще всего лицензиар настаивает на сохранении конфиденциальности и по истечении срока действия договора. Что предусматривает защиту права лицензиара в случае, если договор о передаче ноу-хау так и не будет подписан. 

По опционному договору  оговаривается обязательство в будущем заключить договор о передаче ноу-хау в любом случае. По этому контракту лицензиар получает гарантию, что договор о его передаче будет заключен, а лицензиат получает возможность оценить образец ноу-хау. 

В соответствии с опционным договором покупатель секрета производства обязуется провести одноразовый платеж продавцу информации за передачу образца ноу-хау на испытание.

При этом стороны должны оговорить, что такая передача не дает права использовать ноу-хау каким-либо иным образом, помимо испытаний

«В договоре предусматривается, что использовать ноу-хау можно лишь для испытаний на выявление основных свойств, и если после этих проб стороны не заключат договор о его передаче, то потенциальный покупатель не имеет права разглашать, передавать третьим лицам и использовать полученные от обладателя ноу-хау сведения»¹¹. При этом если покупатель ноу-хау отказывается от заключения договора, то сумма, уплаченная им продавцу, не возвращается. Если стороны по итогам заключенного предлицензионного договора не теряют интереса к сделке, то подписывается договор о передаче ноу-хау, а внесенная покупателем сумма пойдет в счет будущих платежей по нему. 

На втором этапе определяются финансовые условия передачи ноу-хау. Их наличие в соглашении не являются существенными, и это не будет означать, что договор не влечет финансовых обязательств. «Однако если цена не может быть установлена из содержания договора, то его исполнение оплачивается по цене, которая обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги при сравнимых обстоятельствах»¹². Но лучше будет, если цена будет указана в договоре, поскольку установить аналогичную цену на новое изобретение сложно. При установлении порядка выплаты за использование ноу-хау в договоре рекомендуется указать, что покупатель ноу-хау оплачивает стоимость только после получения от продавца информации и документации, необходимых для использования ноу-хау.

«Цена за секрет производства может быть установлена как в форме паушального платежа (единовременной твердой суммы) или периодических платежей (роялти), так и комбинации паушального платежа и роялти, выплачиваемых покупателем»¹³. Размер паушального платежа может определяться, например, исходя из прогнозируемого за период действия договора дохода лицензиата или фактических издержек лицензиара, связанных с разработкой и правовой защитой ноу-хау. 

«В качестве базы для определения роялти можно установить стоимость чистых продаж лицензионной продукции, себестоимость лицензионной продукции или валовой объем реализации лицензионной продукции»¹⁴. 

Ставка роялти колеблется, как правило, в пределах 1--12%, а наиболее часто устанавливается в диапазоне 2--6%.

Третий этап заключения договора о передачи ноу-хау это исчисление налоговые последствия передачи ноу-хау 

Для обладателя ноу-хау возмездное предоставление его другому лицу означает возникновение облагаемого дохода, который может быть квалифицирован либо как доход от реализации имущественных прав (ст. 249 НК РФ), либо как внереализационный доход (ст. 250 НК РФ). В Налоговом кодексе РФ нет критериев отнесения данного дохода к той или иной группе, поэтому налогоплательщик делает это самостоятельно в учетной политике в зависимости от того, признает ли он данный доход как доход от одного из основных видов деятельности. 

Для предприятия, которое приобретает ноу-хау, налоговые последствия зависят от соответствия приобретенных прав критериям нематериального актива, указанным в п. 3 ст. 257 НК РФ. 

Стоимость ноу-хау, признанного нематериальным активом, уменьшает облагаемую прибыль лицензиата путем списания амортизации в течение срока использования или 10 лет, если такой срок определить невозможно, но не более срока деятельности налогоплательщика (п. 3 ст. 257 НК РФ). Если ноу-хау не отвечает хотя бы одному требованию п. 3 ст. 257 НК РФ (например, по условиям договора срок использования ноу-хау составляет менее 12 месяцев), то расходы на его приобретение уменьшают облагаемую прибыль как расходы текущего характера. 

Особо следует обратить внимание на то, что не признаются амортизируемым имуществом приобретенные права на объекты интеллектуальной собственности, «если по договору на приобретение указанных прав оплата должна производиться периодическими платежами в течение срока действия указанного договора» (п. 2 ст. 256 НК РФ). Таким образом, даже если полученное ноу-хау отвечает всем признакам амортизируемого имущества, но оно передано на определенный срок и оплачивается в течение всего срока действия договора, его стоимость через амортизацию не списывается. Однако платежи за пользование ноу-хау списываются на уменьшение облагаемой прибыли в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией (подп. 37 п. 1 ст. 264 НК РФ). В большинстве случаев такой вариант более выгоден налогоплательщику. 

Поскольку в ст. 256 НК РФ не говорится о равномерных платежах, любой договор о передаче ноу-хау на определенный период, предусматривающий платежи в течение срока действия договора, позволяет не включать ноу-хау в состав амортизируемого имущества, а списывать платежи лицензиата по мере их уплаты в соответствии с договором. Следовательно, при заключении договоров на передачу ноу-хау на срок более 12 месяцев можно оговаривать, чтобы хотя бы минимальная часть суммы за ноу-хау уплачивалась периодическими платежами в течение всего срока действия договора. Тогда лицензиат получит возможность не признавать ноу-хау амортизируемым имуществом и одномоментно уменьшить облагаемую прибыль на сумму первого платежа. 

Впрочем, на практике налогоплательщики нередко сталкиваются с проблемой отнесения ноу-хау к текущим расходам. В частности, вызывает трудности документальное подтверждение факта получения и использования ноу-хау в производстве. В силу специфики этого объекта гражданского оборота единственным документом, подтверждающим получение ноу-хау, является акт его приема-передачи по лицензионному договору, поэтому в нем как можно подробнее следует перечислить передаваемые лицензиату документы. «Факт использования ноу-хау в производстве может быть документально подтвержден приказами, служебными записками и прочими внутренними документами предприятия-лицензиата»¹⁵. 

Налогообложения роялти, если лицензиар является юридическим лицом иностранного государства. Согласно НК РФ, доходы от использования в РФ прав на объекты интеллектуальной собственности входят в список доходов, облагаемых налогом у источника выплаты. «Это доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности... в частности платежи любого вида... за предоставление права использования... секретной формулы или процесса, либо использование (предоставление права использования) информации, касающейся промышленного, коммерческого или научного опыта» (подп. 4 п.1 ст. 309 НК РФ).

Положение о налогообложении НДС роялти при передаче прав на интеллектуальную собственность распространяются на случаи передачи прав на использование «ноу-хау».  Поэтому у иностранной организации возникает налоговая база по НДС.

НДС 

В статье 146 НК РФ указано, что к числу объектов НДС относятся и операции по передаче имущественных прав, поэтому передача ноу-хау облагается этим налогом. Соответственно лицензиат (приобретатель ноу-хау), перечислив НДС в составе цены, вправе принять его к вычету на общих основаниях. 

Определенные сомнения в этой связи вызывает лишь передача ноу-хау иностранной компанией (обладателем ноу-хау) российскому юридическому лицу (лицензиату). Дело в том, что в ст. 148 НК РФ территория России признается местом реализации услуг по передаче объектов интеллектуальной собственности, оказанных иностранной компанией, только при их «передаче в собственность или переуступке». В остальных случаях передача таких объектов считается реализацией вне российской территории и не облагается НДС на основании ст. 146 НК РФ. Передача ноу-хау во временное пользование не может трактоваться как «передача в собственность» или «переуступка». Несмотря на явное несовершенство нормы ст. 148 НК РФ, очевидно, что в ней говорится об отчуждении объектов интеллектуальной собственности, а не об их передаче во временное пользование. Следовательно, передача ноу-хау иностранной компанией российскому юридическому лицу во временное пользование по смыслу ст. 148 НК РФ не влечет начисления и уплаты НДС (мнение налоговой службы по этой проблеме см. ниже). 

НДС при передаче ноу-хау иностранной компанией 

Деятельность организации по предоставлению в пользование интеллектуальной собственности для исчисления НДС может рассматриваться как оказание услуг. Напомним, что в соответствии с п. 5 ст. 38 НК РФ услугой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности. В свою очередь операции по предоставлению в пользование интеллектуальной собственности облагаются налогами в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 146 и ст. 148 НК РФ. 

Если услуги реализуются иностранными компаниями, не состоящими на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков, и местом реализации услуги является Россия, налоговая база определяется налоговыми агентами как сумма дохода от реализации услуг с учетом налога (п. 1 ст. 161 НК РФ). При этом налоговые агенты обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога независимо от того, исполняют ли они обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога. 

«Таким образом, при выплате доходов иностранному лицу за предоставленные по договору права на использование объектов интеллектуальной собственности налоговому агенту следует удерживать НДС»¹⁶. 

Налог на имущество 

С 1 января 2004 года объектом налогообложения для российских организаций признается движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с порядком ведения бухгалтерского учета (ст. 374 НК РФ). Поскольку ноу-хау может учитываться на балансе налогоплательщика только в качестве нематериального актива, налог на имущество со стоимости ноу-хау не уплачивается. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть следующее. Несмотря на то что на практике порядок заключения и условия договора о передаче ноу-хау могут быть определены на основе общих положений, регулирующих вопросы передачи объектов интеллектуальной собственности, при его составлении прежде всего необходимо учитывать особенности правового режима ноу-хау. Однако не следует забывать о специфических, свойственных договору о передаче ноу-хау, правовых и налоговых последствиях его заключения. 

2.2.Обзор судебной практики по нарушениям, связанным с использованием лицензионного договора о передаче ноу-хау, на примере Apple Inc.

В США на корпорацию Apple зарегистрирована патентная заявка, описывающая технологию разблокировки сенсорного экрана при помощи кодовых прикосновений.

Специалисты по патентному законодательству отнеслись к факту регистрации подобного «изобретения», которое было подано на рассмотрение еще в 2005 году, довольно скептически. Дело в том, что такой патент может быть признан недействительным из-за, во-первых, общепризнанного и очевидного для тач-скрина решения и, во-вторых, из-за попытки «слишком широкой формулировки» (мнение Силаса Брауна, юриста лондонской фирмы Бриффа). 
Ну, как, например, запатентовать способ садиться в кресло, придерживаясь за подлокотники. Решение очевидное и типовое.

Тактильная разблокировка экрана по описанному в заявке «коду» применима к смартфонам линейки iPhone и, конечно же, к планшетникам iPad. Приоритет технологии записан за Скоттом Форсталлом, вице-президентом по разработке и развитию платформы iOS.

Естественно, что подобный способ коммуникации с мобильными устройствами широко применяется всеми конкурентами яблочного бренда, но вот при этом «кодовость» движений задается той или иной иконкой-замком или иконкой-головоломкой, которая присутствует на заблокированном экране.

Всем хорошо известны все перипетии патентного противостояния яблочного бренда и его южнокорейского конкурента. Так, в конце лета 2010г в Дюссельдорфе был вынесен судебный вердикт о запрете продажи товаров линейки Galaxy по всей Европе (кроме Нидерландов, о чем разговор особый); чуть позже решение было частично пересмотрено и запрет немецкого суда сейчас действует только на территории Германии.

2 сентября тот же суд запретил экспозицию Galaxy Tab7.7 на одной из авторитетнейших в мире выставок достижений электроники IFA 2011, которая проходила в Берлине.

Представители южно-корейского производителя с уважением отнеслись к судебному вердикту и исключили спорный гаджет из экспозиции, но оговорили, что столь жесткое решение воспринимают как серьезное ограничение прав немецких потребителей. Запрет на рекламу и продажу Samsung Galaxy вступил в силу 10 августа после рассмотрения иска Applе с обвинениями в копировании некоторых узлов конструкции устройства со своего iPad 2.

Снятый со стендов и теперь недоступный к ознакомлению планшетник Samsung Galaxy Tab7,7 был, по мнению экспертов, одним из интереснейших экспонатов всей выставки. Именно в нем - в устройствах подобного класса и формата впервые - нашел применение дисплей, исполненный по технологии Super AMOLED. Второй «фишкой» выставки стали «умные» телевизоры с подключением к интернету и с мультирежимным функционированием.

«Противостояние между извечными соперниками отнюдь не закончено: руководство Samsung пообещало использовать все из имеющихся возможностей и средств защиты для пересмотра судебных решений, ограничивающих доступ линейки товаров Galaxy на европейский рынок вообще (вердикт Гаагского суда) и на немецкий в частности»¹⁷.

Судья Люси Кох, Окружного суда Северной Калифорнии признала факт копирования изделием Samsung Galaxy Tab 10.1 внешности планшетника iPad от Apple, но обязала истца представить действенность патентов на спорный дизайн. Если это условие будет выполнено корпорацией Apple, высока вероятность запрета продаж гаджета на территории США.

«Иск о нарушении патента (одного из четырех, указанных в исковом заявлении), отклонен, вердикт по оставшимся трем будет вынесен позднее без указания конкретных сроков»¹⁸.