Лицензионный договор о передаче ноу-хау

 

1.2.Особенности предмета договора о передаче ноу-хау.

По современному российскому законодательству секретом производства (ноу-хау) являются  сведения производственного, технического, экономического, организационного и другого характера, к которым так же относятся  сведения о результатах  научно-исследовательской деятельности, сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые обладают какой-либо коммерческой ценностью  в силу отсутствия свободного доступа к ним на законном основании со стороны третьих лиц и в отношении  которых введен режим коммерческой тайны.

«Коммерческая тайна - конфиденциальность информации, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду»⁶

Режим коммерческой тайны - правовые, организационные и технические меры по охране конфиденциальности, принимаемые её обладателем информации.

Однако под режим коммерческой тайны не могут быть помещены сведения, упомянутые в ст. 5 Федерального закона «О коммерческой тайне», а именно:

1) записи в учредительных документах о внесении юридических и физических лиц в соответствующие государственные реестры;

2)документы, удостоверяющие право на осуществление предпринимательской деятельности;

3) сведения о составе имущества  предприятия или любого другого государственного или негосударственного учреждения и об использовании ими средств соответствующих бюджетов;

4) справка о степени загрязнении предприятием окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, прохождении санитарно-эпидемиологического и радиационного контроля и других факторах, которые в случаях не соблюдения допустимых правил, могут негативно воздействовать на функционирование производственных объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом;

5) сведения о численности и составе работников, о наличии свободных вакансий, о системе вознаграждения  труда, о задолженности по выплате зарплаты и других социальных выплат (если таковая имеется), об условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации

6) информация о  нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к ответственности за правонарушения или преступления;

7)объявления условий конкурсов или аукционов по приватизации объектов государственной или муниципальной собственности;

8)сведения о размерах и структуре доходов и расходов коммерческих и некоммерческих организаций, о размерах и составе их имущества;

9) перечень лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица;

Специфика этих договоров обусловлена их предметом. Предметом договоров являются сведения производственного, технического, экономического, организационного и другого характера, которые обладают какой-либо коммерческой ценностью  в силу отсутствия свободного доступа к ним на законном основании со стороны третьих лиц и в отношении  которых введен режим коммерческой тайны.

Секрет производства самостоятельно определяется обладателем информации, именно он выбирает в отношении какой информация, относящаяся к его предпринимательской деятельности, необходимо установить режим коммерческой тайны.

«Предметом договора о передаче ноу-хау могут быть научные произведения; изобретениям во всех областях человеческой деятельности; научные открытия; промышленные образцы научных изобретений»⁷

Чтобы информация могла считаться секретом производства, она должна обладать следующими признаками:

1) действительная или потенциальная коммерческая ценность, т.е. информация ценна, поскольку не является общедоступной.

2) к сведениям, относящимся к секрету производства, имеют доступ лишь отдельные лица  (аудиторы, сотрудники налоговых и антимонопольных органов, контрагенты по договорам коммерческой концессии и т. п.), которые обязаны сохранять условие конфиденциальности. Все остальные лиц на законном основании доступа к секрету производства не имеют.

3) в отношении информации правообладателем введен режим коммерческой тайны.

Другой специфической чертой секрета производства является неограниченность срока его охраны, т.е. секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность на информацию, которая является его содержанием, а также в отношении которой имеются предусмотренные законом условия охраны.

Таким образом, предметом договора о передачи ноу-хау является секрет производства (ноу-хау), который представляет собой сведения производственного, технического, экономического, организационного и другого характера, к которым так же относятся  сведения о результатах  научно-исследовательской деятельности, сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые обладают какой-либо коммерческой ценностью  в силу отсутствия свободного доступа к ним на законном основании со стороны третьих лиц и в отношении  которых введен режим коммерческой тайны.

Особенностью предмета договора о передаче секрета производства является то, что он самостоятельно определяется обладателем информации, именно он выбирает в отношении какой информация, относящаяся к его предпринимательской деятельности, необходимо установить режим коммерческой тайны.

Другой специфической чертой секрета производства является неограниченность срока его охраны, т.е. секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность на информацию, которая является его содержанием, а также в отношении которой имеются предусмотренные законом условия охраны.

 

1.3. Исполнение договорных обязательств по лицензионному договор о передаче ноу-хау

Передача секрета производства осуществляется путем вручения его описания по акту, который подписывается сторонами и является неотъемлемой частью договора.

Правообладатель (лицензиар) обязан максимально раскрыть содержание секрета производства, чтобы обеспечить реализацию всех его преимуществ. Описание секрета производства должно содержать все сведения, которыми располагает передающая сторона, и которые необходимы для его использования покупателем. Нередко правообладатель (лицензиар) обязуется без дополнительной оплаты оказывать приобретателю (лицензиату) помощь в уяснении содержания и способов использования секрета производства путем предоставления консультаций.

Обязанностью приобретателя (лицензиата) является обеспечения качества товаров (работ, услуг), производимых с использованием секрета производства, не ниже качества, установленного для изделий, изготавливаемых с его использованием правообладателем (лицензиаром).

В течение срока действия договора стороны обычно информируют друг друга об усовершенствованиях секрета производства, могут передавать их друг другу за отдельное вознаграждение и на условиях конфиденциальности.

Для контроля за правильностью уплаты роялти по соглашению сторон приобретатель (лицензиат) может быть обязан периодически направлять правообладателю (лицензиару) выписки из бухгалтерских книг с информацией об объемах производства и ценах на производимые им товары (работы, услуги), включая филиалы, дочерние и зависимые компании.

Приобретатель (лицензиат) вправе использовать секрет производства в своих интересах любыми способами.

Однако никто из участников соглашения не может нарушить требование обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих секрет производства, кроме случаев, установленных законом.

Как подчеркивается в литературе, в течение срока действия договора, равно как после его окончания или досрочного расторжения приобретатель (лицензиат) обязуется принимать все необходимые меры по сохранению конфиденциальности ноу-хау, не передавать его третьим лицам или передавать с условием соблюдения конфиденциальности любые материалы или их копии, полученные от обладателя.

Ответственность сторон за нарушение договорных обязательств определяется их соглашением, специальными правилами закона, а также общими нормами обязательственного (договорного) права.

Как правило, в договорах устанавливается, что в случае неидентичности содержания переданного секрета производства той информации, эффект от использования которой был продемонстрирован приобретателю (лицензиату) и подтвержден двусторонним актом и (или) экспертным заключением, приобретатель (лицензиат) может потребовать возврата полученного вознаграждения, уплаты договорной неустойки и возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой (ст. 15, 394 ГК РФ).

Ответственность продавца за просрочку передачи информации, составляющей секрет производства, в соответствии с договором может быть установлена в форме неустойки (пени), исчисляемой в размере определенного процента от суммы паушального вознаграждения, а при просрочке свыше какого-то срока - также в виде возмещения убытков.

«При этом правообладатель (лицензиар) обязан вернуть приобретателю (лицензиату) вознаграждение и уплатить проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ»⁸.

За неосновательный отказ от принятия по акту документов, содержащих секрет производства по акту (ст. 406 ГК РФ) на приобретателя (лицензиата) в соответствии с договором может быть возложена ответственность в форме штрафа в процентном исчислении от суммы паушального вознаграждения.

За просрочку уплаты паушального вознаграждения либо роялти в договорах обычно устанавливается неустойка (пени) в размере некоторого процента от суммы платежа за каждый день просрочки.

Договором может быть предусмотрено, что просрочка уплаты вознаграждения в течение определенного периода влечет досрочное расторжение договора и полное возмещение правообладателю (лицензиару) причиненных убытков, включая упущенную выгоду и даже без зачета неустойки.

Таким образом, неустойка за нарушение договорных обязательств может иметь как зачетный, так и штрафной характер (ст. 394 ГК РФ).

Досрочное изменение и расторжение договора возможно, когда приобретатель (лицензиат) не использует либо недостаточно использует приобретенный секрет производства. В этом случае правообладатель (лицензиар) вправе в судебном порядке потребовать расторжения договора и возмещения убытков, если только отсутствие использования секрета производства не было вызвано уважительными причинами (ч. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ).

Обычно по окончании срока действия или после досрочного расторжения договора приобретатель (лицензиат) обязуется вернуть правообладателю (лицензиару) все полученные от него документы, а также их копии.

Согласно п. 1 ст. 1472 ГК РФ нарушитель исключительного права на секрет производства, в том числе лицо, которое неправомерно получило сведения, составляющие секрет производства, разгласило или использовало эти сведения, а также лицо, обязанное сохранять конфиденциальность секрета производства обязано возместить убытки, причиненные нарушением исключительного права на секрет производства, если иная ответственность не предусмотрена законом или договором с этим лицом.

«От указанной ответственности освобождается лицо, которое использовало секрет производства, но при этом не знало и не должно было знать, что его использование незаконно, в том числе в связи с тем, что получило доступ к секрету производства случайно или по ошибке (п. 2 ст. 1472 ГК РФ). Данная норма полностью соответствует природе сведений, составляющих секрет производства»⁹.

Бремя доказывания недобросовестности контрагента или иного нарушителя исключительного права на секрет производства возлагается на истца.

Таким образом, в международной практике наиболее распространенными являются договоры о передаче простой, исключительной и полной лицензии. Обычно в практике российских организаций лицензии передаются на условиях простой, исключительной или открытой лицензии. В соответствии с договором о передаче простой лицензии лицензиар обязуется предоставить право на использование объекта промышленной собственности в объеме, предусмотренном договором, лицензиату, который, в свою очередь, принимает на себя обязанности вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные таким соглашением. При этом продавец лицензии сохраняет за собой все права, вытекающие из патента, в том числе на предоставление лицензий третьим лицам. 

 

ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА О ПЕРЕДАЧЕ НОУ-ХАУ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ

2.1.Правовое регулирование заключения договора о передаче ноу-хау

Для подготовки и заключения договора о передачи ноу-хау лицензиару и лицензиату необходимо провести несколько этапов: переговоры, определение финансовых условий, исчисление налога. И на каждом этапе возможно возникновение специфических проблем, которые обусловлены объектом гражданско-правовых отношений.

Как было указано выше, объектом или предметом договора о передаче ноу-хау может быть только сама информация, не уступка прав на использование секрета производства. Информация обычно представлена в форме формул, опытных образцов, технических описаний или методик, которые описаны в документах.