Договор коммерческой концессии

В международной практике часто заключают специальные соглашения о том, что все вывески, реклама и аналогичные материалы с использованием торговых марок правообладателя должны нести на себе пометку (TM).

В связи с использованием в Главе 54 ГК РФ понятия «коммерческое обозначение» возникает необходимость в уточнении его содержания.

В литературе встречается мнение, что «коммерческое обозначение» правообладателя представляет собой незарегистрированное, но общеизвестное наименование, используемое в деятельности предпринимателя, которое охраняется без специальной регистрации в силу его общеизвестности.[1] При этом отмечается, что в некоторых странах, в частности в США, обязательная государственная регистрация товарных знаков не требуется, хотя и не исключается. Не останавливаясь на том, что регистрация знака в основном реестре является законным уведомлением о праве собственности на него, отмечу, что в последнем случае, видимо, предполагается, что исключительное право на коммерческое обозначение может возникать в силу факта его использования. Однако в России законодательством такой институт не предусмотрен. Под понятием «наименование», очевидно, подразумевается обозначение, которое можно «написать и произнести, прочитать и услышать», т.е. обозначение является словесным, но это понятие не используется в указанной статье Парижской конвенции. При этом, данное словесное обозначение должно иметь статус общеизвестного.

Следует отметить, что в соответствии со ст.6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности страны - участницы обязаны признавать недействительной регистрацию товарного знака или запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица пользующегося преимуществами настоящей Конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов. Ссылка на ст. 6 Парижской конвенции позволяет заключить, что Е.А. Суханов под коммерческим обозначением подразумевает общеизвестный товарный знак, который может принадлежать предпринимателю.[2] Думается, что правообладателем общеизвестного товарного знака может быть как юридическое лицо, так и физическое лицо предприниматель. По законодательству России на обозначение, которое не зарегистрировано и не имеет статуса общеизвестного, исключительное право не возникает, следовательно, не представляется возможным говорить о передаче прав на такой объект в составе комплекса исключительных прав. При этом трудно согласиться с тем, что под коммерческим наименованием следует понимать общеизвестные товарные знаки, т. к. общеизвестный знак в соответствии с Парижской конвенцией это товарный знак, но охраняемый без его регистрации. Из контекста ст. 1027 ГК РФ следует, что коммерческое обозначение законодателем отнесено к средствам индивидуализации предпринимателя, а не товаров и услуг, поэтому ссылка на ст. 6 Парижской конвенции вряд ли можно считать правомерной.

Иную позицию занимает А.П.Сергеев, относя коммерческое обозначение к средствам индивидуализации предпринимателя среди других участников гражданского оборота, а именно «то условное обозначение, которое является обязательным добавлением к корпусу фирмы». При этом утверждает, что коммерческое обозначение является частью фирменного наименования. В соответствии с таким подходом индивидуальный предприниматель не может иметь коммерческое обозначение, что вызывает сомнение.

В качестве объектов исключительных прав указаны «фирменные наименования и иные коммерческие обозначения» или «фирменные наименования и коммерческие обозначения», т.е. коммерческие обозначения отнесены к средствам индивидуализации предпринимателя.

Из изложенного можно сделать вывод о том, что коммерческое обозначение, во - первых, может и не совпадать со значащей частью фирменного наименования юридического лица или именем индивидуального предпринимателя, во- вторых, коммерческого обозначения у предпринимателя -коммерческой организации может и не быть, тогда как фирменное наименование есть всегда. Изложенное позволяет сказать, что правообладатель - юридическое лицо в комплекс исключительных прав, передаваемых пользователю по договору коммерческой концессии, должен обязательно включить право на фирменное наименование, а правообладатель - индивидуальный предприниматель - право на коммерческое обозначение.

В терминологии Парижской конвенции фирменное наименование определено как имя или обозначение, позволяющее идентифицировать предприятие определенного юридического или физического лица. При этом отмечено, что понятие «фирменное наименование» по - разному толкуется в законодательстве разных стран. В соответствии со ст. 54 ГК РФ и ст. 138 ГК РФ фирменное наименование индивидуализирует юридическое лицо и должно содержать указание на его организационно-правовую форму. Представляется, что коммерческое обозначение призвано индивидуализировать предприятие юридического или физического лица.

Резюмируя, можно констатировать, что коммерческое обозначение индивидуализирует предприятие физического или юридического лица и является словесным обозначением.

В ст. 1027 ГК РФ законодатель закрепил исключительное право на коммерческое обозначение, но не раскрыл содержание этого понятия, а также основания возникновения права на этот объект интеллектуальной собственности, что, очевидно, предполагается сделать в будущем при разработке третьей части ГК РФ.

Следует отметить, что законодатель не дает перечень (т.е. законом он прямо не установлен) исключительных прав, которые подлежат передаче пользователю. Такой подход обоснован, т. к. данный вопрос должен решаться сторонами самостоятельно при заключении договора. При этом существует мнение, что передаваться может и одно право. Однако, эта позиция на мой взгляд, не совсем правильна. В ГК РФ присутствует указание на то, что в комплекс прав входит право на фирменное наименование и/или коммерческое обозначение. Сформулировано в ГК РФ это недостаточно ясно, поэтому постараемся ответить на вопрос: всегда ли этот объект должен присутствовать в предмете договора коммерческой концессии? Думается, что всегда, что подтверждается п. З ст. 1037 ГК РФ, в соответствии, с которым договор коммерческой концессии прекращается в случае, если имеет место прекращение принадлежащих правообладателю прав на фирменное наименование и коммерческое обозначение без замены их новыми аналогичными правами. Указание на необходимость предоставления права на использование фирменного наименования присутствует также в ст. 1029 ГК РФ, в соответствии с которой «...права на использование которых (речь идет о правах на фирменное наименование и коммерческое обозначение) входят в комплекс исключительных прав». Подтверждается обязательность передачи права на фирменное наименование и коммерческое обозначение и в ст. 1040 ГК РФ, где указано на то, что в случае прекращения принадлежащих правообладателю прав на фирменное наименование или коммерческое обозначение наступают последствия, предусмотренные п.2 ст. 1037 и ст. 1039 ГК РФ.

В комплекс исключительных прав, передаваемых по договору коммерческой концессии, обязательно должно быть включено право на охраняемую коммерческую информацию. Такой подход подтверждается сложившейся практикой в зарубежных странах, откуда франчайзинг был заимствован и который опосредован в российском законодательстве в виде договора коммерческой концессии.

Необходимость обязательного включения в комплекс исключительных прав, передаваемых по договору коммерческой концессии пользователю, права на охраняемую коммерческую информацию, по моему мнению, следует из буквального прочтения ст. 1027 ГК РФ, в соответствии с которой правообладатель передает комплекс исключительных прав, при этом в число прав, составляющих комплекс, входят права на фирменное наименование и/или коммерческое обозначение и на охраняемую коммерческую информацию. Договором может быть предусмотрена (может быть не предусмотрена) передача прав и на иные объекты интеллектуальной собственности - товарный знак, знак обслуживания и т.п. (объекты авторского права, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем).

Под понятием «товарный знак» и «знак обслуживания» (далее - товарный знак) понимаются обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц. Охрана товарного знака предоставляется на основании регистрации. Исключительное право владельца товарного знака подтверждается свидетельством. Регистрация производится Государственным патентным ведомством РФ. Регистрация товарного знака производится для определенного перечня товаров (услуг), сгруппированных по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации. Право на использование товарного знака может быть передано по лицензионному договору, который должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия. Очевидно, что такие же условия должен содержать и Договор в случае уступки пользователю права на торговый знак.

Предоставление права пользования этими объектами регистрируется в Патентном ведомстве в соответствии с Правилами регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака, утвержденными Роспатентом 26.09.1995 г.

Право на наименование места происхождения товара не может передаваться. Условие о передаче такого права – ничтожно.

Понятие «наименование места происхождения товара» означает название страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта, используемое для обозначения товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. Правовая охрана наименования места происхождения возникает с момента регистрации. Не допускается использование зарегистрированного наименования места происхождения товара лицами, не имеющими свидетельства, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара или наименование используется в переводе или в сочетании с такими выражениями, как «род», «тип», «имитация» и тому подобными. Передача права на использование наименования места происхождения товаров не допускается. Пользователь может самостоятельно зарегистрировать такое же наименование, какое зарегистрировано правообладателем, если стороны находятся в одном и том же географическом объекте

Изобретение, полезная модель, промышленный образец.

Предоставление права пользования этими объектами регистрируется Государственным патентным ведомством РФ в соответствии с Правилами рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, утвержденными Роспатентом 21.04.1995 г.

Объекты авторского права

Особенностью объектов авторского права (авторские и смежные права, программа для ЭВМ, база данных, топология интегральной микросхемы и т.п.) является отсутствие необходимости в регистрации соответствующих прав. Не требуется, следовательно, и регистрации перехода этих прав, достаточно лишь соответствующего соглашения между сторонами.

Судебная практика

В качестве примера неверного определения предмета договора коммерческой концессии показательно следующее судебное дело:

Прокурором был заявлен иск в защиту государственных интересов, а также интересов ОАО НПО «Энергомаш им. академика В.П. Глушко» к ответчику - Федеральному агентству по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения при Министерстве юстиции Российской Федерации ( ФАПРИД ) о признании сделок, заключенных указанными субъектами, недействительными. Прокурор пришел к выводу о неправильном применении постановления Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1998г. года № 1132 « О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских работ военного, специального и двойного назначения», о неправильном определении принадлежности объектов интеллектуальной собственности, об имевшем место принуждении истца к заключению оспариваемых договоров.

Предметом сделок, являлось не исключительное право на использование результатов интеллектуальной деятельности, под которыми понималась техническая, конструкторская и иная документация, полученная в ходе проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, используемая при производстве ракетных двигателей. Указанные работы проводились федеральным государственным унитарным предприятием НПО «Энергомаш», ему же принадлежали исключительные права на созданные им и являющиеся предметом спора объекты интеллектуальной собственности. На часть из них были получены патенты и авторские свидетельства.

ОАО НПО «Энергомаш им. академика В.П. Глушко», являясь правопреемником НПО «Энергомаш», наряду с прочим в порядке правопреемства приобрело и исключительные права на уже существовавшие объекты интеллектуальной собственности. Согласно пункту 10 Положения о коммерциализации государственных предприятий с одновременным преобразованием в акционерные общества открытого типа, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1993 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества», с момента реорганизации акционерного общества активы и пассивы предприятия принимаются акционерным обществом, которое становится правопреемником прав и обязанностей преобразованного предприятий.

Суд усомнился в правильности определения предмета договора и пришел к выводу, что намерения сторон были направлены на определение предмета договора как охраняемой коммерческой информации, содержащейся в технической документации. Основываясь на статье 128 Гражданскою кодекса Российской Федерации, в которой информация указана наряду с другими объектами в качестве самостоятельного объекта гражданских прав, суд сделал вывод о том, что информация не относится к результатам интеллектуальной деятельности, в связи с чем заключение оспариваемых лицензионных договоров на передачу коммерческой информации противоречит пункту 3 упомянутого постановления Правительства Российской Федерации. Строго говоря, у суда были основания для такого решения, поскольку включение информации в статью 128 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве самостоятельного объекта гражданских прав наряду с результатами интеллектуальной деятельности создает спорную ситуацию. При этом для всех, очевидно, что результат интеллектуальной деятельности - как правило, информация, которая может получить охрану в рамках патентного законодательства, авторского законодательства, в режиме коммерческой тайны и тому подобного. Сделав вывод о том, что предметом оспариваемых договоров является охраняемая коммерческая информация, суд пришел к выводу, что указанные договоры являются договорами коммерческой концессии, а не лицензионными договорами. В связи со сказанным следует сделать вывод о том, что суд неправильно признал спорные договоры договорами коммерческой концессии, т.к. отсутствуют его видообразующие признаки, например, предоставление права на использование фирменного наименования. Это связано не только с новизной определенных отношений, но и с их сложностью и нерешенностью на законодательном уровне. Уже несколько лет действуют части первая и вторая Гражданского кодекса, но законодательное регулирование объектов интеллектуальной собственности еще не завершено. В связи с изложенным, а также с учетом выделенных признаков, позволяющих квалифицировать договор коммерческой концессии, следует сделать вывод о том, что суд неправильно признал спорные договоры договорами коммерческой концессии.

1.2.           Понятие и условия договора коммерческой концессии

По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в препринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав включающих право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау)