Элементы договора об отчуждении исключительного права. Виды договоров

Для теории и правоприменительной  практики имеет чрезвычайно важное значение разграничение:

1. договоров об отчуждении исключительного права и лицензионных договоров;
2. договоров об отчуждении исключительного права и договоров купли-продажи, дарения, мены;
3. договоров об отчуждении исключительного права и уступки требований (цессии);
4. договоров авторского заказа, предусматривающих отчуждение заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть создано автором, и договоров подряда.

Начнем со сравнительного анализа  договоров об отчуждении исключительного  права и лицензионных договоров.

 Основное отличие состоит  в том, что в силу лицензионного  договора обладатель исключительного  права предоставляет одно или  несколько правомочий, права на отдельные способы использования объекта на определенных условиях (ограниченный срок, территория и т.д. - иногда даже переплет книг имеет значение), а отчуждение авторского права, как писал еще Г.Ф.Шершеневич, имеет своей целью перенесение на другое лицо всего содержания того права, субъектом которого был автор, т.е. обладатель исключительного права.

В силу договора об отчуждении исключительного  права у первоначального правообладателя  прекращаются все правомочия по использованию  результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и защите этого права, за исключением личных неимущественных и некоторых видов иных интеллектуальных прав (ст. 1226 ГК РФ), а у нового правообладателя возникает полный объем правомочий по использованию объекта - монополия, включающая право на защиту от третьих лиц, к которому относится и первоначальный правообладатель. При этом изменение статуса первоначального правообладателя (реорганизация, ликвидация, смерть автора и т.п.) не влияют на исключительное право приобретателя и последующие договоры об отчуждении исключительного права. Так, ликвидация первоначального обладателя исключительного права на товарный знак не влечет прекращения действия товарного знака, если он был передан по договору об отчуждении исключительного права.

Различия могут проявляться  и в субъектном составе договорных отношений. Так, например, согласно ст. 1478 ГК РФ обладателем исключительного  права на товарный знак может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, что свидетельствует о возможности отчуждения исключительного права только в пользу этих лиц. Ст. 1489 ГК РФ не содержит таких требований к лицензиару, однако из содержания данной статьи вытекает, что это должен быть субъект предпринимательской деятельности, да и очевидно, что для других целей, кроме предпринимательской товарный знак или знак обслуживания не нужны. Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром.

В соответствии с п. 4 ст. 1233 ГК РФ условия  договора об отчуждении исключительного  права или лицензионного договора, ограничивающие право гражданина создавать  результаты интеллектуальной деятельности определенного рода или в определенной области интеллектуальной деятельности либо отчуждать исключительное право на такие результаты другим лицам, ничтожны. Таким образом, в договоре нельзя ограничить право отчуждать исключительные права на такие результаты интеллектуальной деятельности, но можно предусмотреть запрет на заключение лицензионных договоров.

Форма договора. Для некоторых лицензионных договоров в отличие от договоров  об отчуждении исключительного права  законодательством не установлено  требование письменной формы, например, для т.н. «оберточных лицензий», или государственной регистрации, например, для зарегистрированных в Роспатенте программ для ЭВМ и баз данных. 

Сравнивая договор об отчуждении исключительного  права и исключительную лицензию в отношении всех способов использования объекта на всех территориях, где охраняется объект и на весь срок действия исключительного права, с правом сублицензирования, необходимо отметить, что фактический результат этих двух договоров практически тождественен¹³. Юридически - это разные существенные условия, иногда форма договора, порядок изменения, расторжения и т.д. С точки зрения сущности распоряжения исключительным правом между договором об отчуждении исключительного права и исключительной лицензией на все способы использования, на весь срок действия исключительного права и на всех территориях, где охраняются права на соответствующий объект, с обязательством первоначального правообладателя не использовать охраняемый объект, нет правовых различий в последствиях использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе и применительно к способам защиты контрагента. С точки зрения оформления, расторжения договора, последствий неисполнения законодательством определены различия, например, в части обязательности государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права и лицензионного договора на зарегистрированную программу для ЭВМ.

Сравнивая договоры об отчуждении исключительного  права и договоры купли-продажи, дарения, мены, необходимо отметить следующие различия:

1. в предмете договора. Договор об отчуждении исключительного права предусматривает переход правомочий по использованию нематериального объекта - результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в полном объеме, по договору купли-продажи, дарения, мены переходит право собственности на материальный объект;
2. различны категории определения характеристики предмета договора. Для договора об отчуждении исключительного права в предмет входит исключительное право, которое характеризуется видом нематериального объекта, совокупностью правомочий (в зависимости от вида объекта определяется законом), сроком действия, в некоторых случаях территорией - например, в силу подачи международной заявки на товарный знак охрана действует на территории стран-участниц Мадридского соглашения о международной регистрации знаков. Материальный объект, передаваемый по договору купли-продажи и др., характеризуется иными категориями, применяемыми для измерения в пространстве (масса, объем и т.п.);
3. различаются моменты перехода прав. На движимые вещи право собственности переходит в момент передачи вещи, если иное не установлено договором, исключительное право переходит с момента разрешения использования, а для объектов, подлежащих государственной регистрации, - с момента такой регистрации. В этом аспекте есть сходство с переходом права собственности на недвижимость;

4) различаются существенные условия,  порядок заключения, форма договора  и вид государственной регистрации,  исполнение договоров, виды мер ответственности и т.д.

Несмотря на указанные различия согласно п. 4 ст. 454 ГК РФ положения, предусмотренные  параграфом 1 «Общие положения о  купле-продаже» главы 30 ГК РФ, применяются  к продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав. К договору об отчуждении исключительного права не могут быть применены нормы ст. 455, 459 ГК РФ, поскольку они характеризуют товар как материальный объект. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара может применяться лишь к материальным объектам. Применительно к объектам интеллектуальных прав можно говорить о риске неполучения патента при передаче права на получение патента, о риске признания недействительным патента (ст. 1398 ГК РФ). Признание патента недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1387) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (пункт 1 статьи 1393). Согласно п. 4 ст. 1398 ГК РФ лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента.

 Что касается договоров об  отчуждении исключительного права,  то в Постановлении Пленума  № 5/29 дается разъяснение, что  после признания недействительными  патента, предоставления правовой  охраны товарному знаку сделки, заключенные на основе патента или о товарном знаке в период их действия, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о признании недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку. Таким образом, Пленумы Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ дают расширительное толкование договорным последствиям признания патента или товарного знака недействительным. С точки зрения применения к договорам об отчуждении исключительного права общих положений о договорах, а, следовательно, и о признании их недействительными, то подлежит применению ст. 167 ГК РФ, согласно которой недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Учитывая, что основной целью договора об отчуждении исключительного права  является приобретение легальной монополии на использование охраняемого объекта и запрета все другим осуществлять такое использование, а при признании объекта неохраняемым эта цель не достигается, причем охраноспособность объекта должна быть обеспечена первоначальным правообладателем, то логичнее было бы применять к договору нормы ст. 167 ГК РФ и возвратить приобретателю права все, что было получено первоначальным правообладателем. Риск непатентоспособности должен ложиться на первоначального правообладателя. Признание патента недействительным означает, что юридические последствия, связанные с его выдачей, т.е. предоставление правовой охраны, признаются ненаступившими.

В том случае, если патент еще не выдан и по договору переходит  право на получение патента, то в  соответствии с п. 4 ст. 1357, п. 4 ст. 1420 ГК РФ, если соглашением сторон договора об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец не предусмотрено иное, риск непатентоспособности несет приобретатель такого права.

Такое положение требует изложения абз. 4 п. 54 Постановления № 5/29 в следующей редакции: «Также судам надлежит исходить из того, что после признания недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку договор об отчуждении исключительного права, договор доверительного управления, договор залога исключительного права являются недействительными и применению подлежат последствия признания сделки недействительной».

Ст. 456 ГК РФ применяется к объектам вещных прав, поскольку обязанность  продавца по передаче товара связана именно с материальным объектом. Для договоров об отчуждении исключительного права значение может иметь передача материального носителя, хотя для большинства объектов, прежде всего для тех, которые зарегистрированы в Роспатенте, значение имеет лишь факт разрешения на использование с правом распоряжения и обязанностью бывшего патентообладателя не осуществлять такого использования и более не распоряжаться первоначально приобретенным правом. Передача информации имеет важное значение при заключении договора об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау), поскольку является конфиденциальной. Все это свидетельствует об особой природе названного договора, что обосновывается в параграфе 3.2. главы 3 работы.

Рассмотрим возможность применения по аналогии ст. 460 - 462 ГК РФ к договору об отчуждении исключительного права. Исключительное право, передаваемое по договору об отчуждении исключительного права, может быть обременено правами третьих лиц, в частности, залогом, лицензиями, которые могут иметь как исключительный, так и неисключительный, а также смешанный характер. Приобретатель исключительного права должен быть уведомлен о подобного рода обременениях, в противном случае он вправе требовать уменьшения цены либо расторжения договора. Вещно-правовые конструкции ст. 460 - 462 ГК РФ не могут быть безоговорочно применены к договору об отчуждении исключительного права. Так, согласно п. 1 ст. 461 ГК РФ, при изъятии товара у покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения договора купли-продажи, продавец обязан возместить покупателю понесенные им убытки, если не докажет, что покупатель знал или должен был знать о наличии этих оснований. Исключительное право нельзя отнести к товару, к тому же который может быть изъят. На исключительное право может быть обращено взыскание по требованию залогодержателя, и в этом случае оно может быть отчуждено в пользу лица, которое приобретет исключительное право в результате проведения торгов.

Последствием может быть возмещение приобретателю по договору об отчуждении исключительного права причиненных убытков.

Таким образом, некоторые конструкции  договора купли-продажи могут быть применены к договору об отчуждении исключительного права, но с учетом особой нематериальной природы результатов  интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. В связи с этим договор об отчуждении исключительного права, с одной стороны, можно рассматривать как договор о передаче имущества, что роднит его с договорами купли-продажи, мены, дарения, ренты и это свидетельствует о возможности субсидиарного применения отдельных норм параграфа 1 главы 30 ГК РФ, а норм глав 31-33 ГК РФ по аналогии к отдельным видам договоров об отчуждении исключительного права, если иное не предусмотрено специальным законодательством об интеллектуальной собственности (часть четвертая Гражданского кодекса РФ). С другой стороны, данный договор относится к договорам о распоряжении исключительными правами, в предмет которых в отличие от договоров о передаче имущества в собственность, входит особый объект - нематериальные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Проводя сравнительный анализ между  договорами об отчуждении исключительного  права и уступки требований (цессии), можно выделить:

1. различия в характере передаваемого права. Исключительное право возникает из абсолютных правоотношений и пользуется абсолютной защитой, т.е. против любого, кто не является правообладателем. Обязательственное право носит относительный характер и пользуется защитой лишь против должника;
2. объем передаваемых правомочий. По договору об отчуждении исключительного права переходит вся совокупность правомочий на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в полном объеме (за автором сохраняются лишь неимущественные и иные права в случаях, предусмотренных законом) - элемент универсального правопреемства, а по договору уступки требования - переходит обязательственное право, не пользующееся абсолютной защитой как исключительное право. Кроме того, предметом цессии могут быть отдельные обязательственные правомочия;
3. аналогично сравнительной характеристики с договорами о переходе прав на материальные объекты различаются существенные условия, порядок заключения и т.д.

Между договором авторского заказа, предусматривающим отчуждение заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть создано автором, и договоров подряда также имеется немало различий.