Элементы договора об отчуждении исключительного права. Виды договоров

Применительно к договору об отчуждении исключительного права в основном до 1 января 2008 года возникали вопросы, связанные с принадлежностью  исключительного права работнику или работодателю. Ни законодательством, ни судебным толкованием не давалось ответов на вопросы, в чем специфика правовой природы таких переходов и каково их соотношение с договорами о передаче исключительного права.

Многие комментаторы положения  п. 2 ст. 1295 ГК РФ используют термины переход права к работодателю при создании произведения, к работнику - по истечении трех лет²⁰. Но имеет ли место такой переход?

Как отмечает Э.П.Гаврилов, «переход исключительного  права на служебное произведение к работодателю не должен фиксироваться в договоре, ни общим образом, ни в отношении конкретного служебного произведения: этот переход происходит в силу закона - на основе норм, содержащихся в п. 1 и в абз. 1 п. 2 ст. 1295 ГК РФ. Применительно к тем отношениям, которые возникают по истечении трех лет, в течение которых работодатель «не воспользовался исключительным правом», Э.П.Гаврилов разъясняет: «В абзаце 2 п. 2 слово «принадлежит» означает: «переходит от работодателя к автору в силу закона и принадлежит автору». При этом сам этот переход исключительного права к автору происходит по истечении указанного трехлетнего срока; до этого момента исключительное право принадлежало работодателю. Переход этого права к автору не имеет «обратной силы»²¹.

Аналогичной позиции придерживается Е. Бахтина: «учитывая, что в течение трех лет работодатель владел исключительным правом на служебное произведение на законной основе, исключительное право на программу для ЭВМ или базу данных могло быть поставлено в организации на учет в качестве нематериального актива, стоимость имущества погашалась путем амортизации, уплачивались налоги, верным представляется», что «через три года у работодателя исключительное право на служебное произведение исчезнет и одновременно возникнет у автора»²².

Подобная трактовка порождает проблему определения момента, с которого исключительное право принадлежит работнику, уже может быть прекратившего трудовые отношения с данным работодателем.

Представляется более правильным определить именно момент перехода исключительного права от работодателя к работнику по истечении трех лет со дня подписания акта передачи материального носителя произведения или иного юридического факта, свидетельствующего о том, что служебное произведение было предоставлено в его распоряжение. Такой переход права отличается от договора об отчуждении исключительного права, он происходит автоматически и не требует волеизъявления работодателя или работника. При этом работодатель вправе использовать такое произведение способами, обусловленными целью служебного задания, и в вытекающих из задания пределах, а также обнародовать такое произведение, если договором между ним и работником не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1295 ГК РФ). Работник в свою очередь, являясь обладателем исключительного права, может заключать лицензионные договоры, отчуждать исключительное право и распоряжаться им иным образом. При отчуждении исключительного права его приобретатель должен быть поставлен в известность о том, что работодатель использует или имеет потенциальную возможность использовать результат интеллектуальной деятельности способами, обусловленными целью служебного задания, и в вытекающих из задания пределах.

В то же время для правоприменительной  практики такого рода «переходы» при  отсутствии договоров об отчуждении исключительного права порождают двусмысленность в определении правообладателя. У работника не всегда имеется возможность установить использовалось ли работодателем произведение, а работодатель может и не предоставить такую информацию работнику. Для лиц, желающих заключить лицензионный договор об использовании произведения, также не будет однозначного понимания, кто является обладателем исключительного права.

Договоры об отчуждении исключительного права имеют отдельные особенности их заключения. В соответствии со ст. 1366 ГК РФ заявитель, являющийся автором изобретения, при подаче заявки на выдачу патента на изобретение может приложить к ее документам заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется заключить договор об отчуждении патента с любым гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявит такое желание и уведомит об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При наличии такого заявления патентные пошлины, предусмотренные Положением о пошлинах в отношении заявки на изобретение и патента, выданного по такой заявке, не взимаются, за исключением случаев, указанных ниже:

а) в случае заключения договора об отчуждении патента.

В этом случае лицо, заключившее с  патентообладателем договор об отчуждении патента, обязано уплатить все патентные  пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель, патентообладатель. В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке.

б) в случае отзыва патентообладателем своего заявления по истечении двух лет со дня публикации сведений о  выдаче патента и в течение  которых в федеральный орган  исполнительной власти по интеллектуальной собственности не поступило уведомление от гражданина Российской Федерации или российского юридического лица о желании заключить договор об отчуждении патента.

В этом случае патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель, патентообладатель, подлежат уплате. В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке.

Такой способ заключения договора об отчуждении исключительного права  может рассматриваться как пример публичной оферты. Сделать подобного  рода публичную оферту может лишь автор результата интеллектуальной деятельности. Обязательным условием такого договора является оплата приобретателем исключительного права пошлин, от которых был освобожден патентообладатель.

Другой немаловажной проблемой  является доказательство наличия исключительного права при его отчуждении. Правообладателем может выступать не только то лицо, которое является автором результата интеллектуальной деятельности. Это могут быть, как уже отмечалось, и работодатель, наследники, иные правопреемники, лица, приобретшие исключительное право по договору, в результате приватизации, реорганизации юридического лица и т.д. Проблемы так называемой «цепочки» правообладателей²³, в которых «выпадение» одного из звеньев может послужить основанием для признания договора незаключенным. ГК РФ не дает точного ответа на вопрос, каковы последствия отчуждения права, которое не принадлежит правообладателю. Возможны три варианта:

1. договор является незаключенным,
2. договор недействителен,
3. договор может быть расторгнут.

ГК РФ называет лишь последствия лицензионных договоров. Так, в соответствии с п. 4 ст. 1398 ГК РФ лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента.

Отсутствие у лица, заключившего договор об отчуждении исключительного  права, такового права влечет возможность  расторжения договора с применением  мер ответственности к «правообладателю». Ответственность за отсутствие исключительного права ложится на правообладателя. Исключения могут быть предусмотрены законом или договором, в частности, при заключении договора об отчуждении исключительного права на объект, который еще не создан или не зарегистрирован. Например, риск непатентоспособности объекта может быть возложен на лицо, которому автор обязуется передать исключительное право по договору после получения патента. Такой договор не следует путать с договором о передаче права на получение патента.

Немало вопросов вызывает момент перехода исключительного права на различные объекты, в том числе отнесение договора об отчуждении исключительного права к консенсуальным, реальным или формальным. В науке существуют разные точки зрения. Так, большинство юристов считают, что такие договоры могут быть построены как по модели реального, так и по модели консенсуального договора²⁴. Некоторые авторы отдельно от реальных и консенсуальных договоров выделяют договоры, требующие государственной регистрации, к которым относят в том числе договоры об

отчуждении исключительного права. Гаврилов Э.П. и некоторые другие авторы считают, что это всегда консенсуальный договор²⁵.

По нашему мнению, договор об отчуждении исключительного права может  быть отнесен к реальным или консенсуальным лишь условно. По крайней мере, термин реальный договор в его традиционном смысле не может применяться к исключительному праву, поскольку по договору исключительное право не передается как материальный объект. Правообладатель фактически разрешает использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации приобретателю исключительного права. Это разрешение может быть отсрочено во времени, т.е. при заключении договора момент начала использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации может быть определен на будущее по истечении периода времени после заключения договора. Лишь в этом смысле договор об отчуждении исключительного права может быть назван реальным. Передачи имущества как в отношении материальных объектов не происходит. В п. 13.3 Постановления Пленума № 5/29 говорится, что согласно п. 4 ст. 1234 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю по общему правилу, если соглашением сторон не предусмотрено иное, в момент заключения не подлежащего регистрации договора об отчуждении исключительного права.

Если же такой договор подлежит государственной регистрации, то момент перехода исключительного права  определяется в силу закона императивно - моментом государственной регистрации этого договора. Таким образом, применительно к тем объектам, которые требуют регистрации или зарегистрированы по желанию правообладателя (например, программы для ЭВМ), момент начала использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации определяется моментом государственной регистрации, который не зависит от воли сторон. Условие подлежащего государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права, устанавливающее иной момент перехода исключительного права, с учетом положений статьи 168 ГК РФ, ничтожно.

Заключение договора об отчуждении исключительного права и переход  исключительного права на результат  интеллектуальной деятельности или  на средство индивидуализации к  новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем (п. 7 ст. 1235 ГК РФ). Гражданский кодекс РФ прямо не предусматривает, переходят ли права лицензиара новому обладателю исключительного права, например, в отношении получения вознаграждения по лицензионному договору, не выплаченному лицензиару. Как указано в п. 13.8 Постановления Пленума № 5/29, ГК РФ не предусматривает необходимости получения согласия лицензиата (при наличии заключенных ранее лицензионных договоров) на заключение договора об отчуждении исключительного права.

При заключении договора об отчуждении исключительного права, как следует  из п. 43.5 Постановления Пленума № 5/29, право требования возмещения убытков, причиненных допущенным до заключения указанного договора нарушением, или выплаты компенсации за такое нарушение не переходит к новому правообладателю. Соответствующее требование может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения нарушения. В свою очередь у первоначального правообладателя отсутствует право на защиту от нарушений после отчуждения исключительного права²⁶.

Вместе с тем право требования возмещения убытков или выплаты  компенсации может быть передано по соглашению об уступке права .

2.2 Содержания договора об отчуждении исключительного права. Форма договора

Как отмечал Г.Ф.Шершеневич, отчуждение авторского права имеет своею  целью перенесение на другое лицо всего содержания того права, субъектом которого был автор.

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ существенными  условиями договора являются

• условия о предмете договора,
• условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида,
• а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Как и в любом договоре, договор  об отчуждении исключительного права  требует согласования условия о  предмете.

Существенными условиями договора об отчуждении исключительного  права, предусмотренными ГК РФ, являются:

• условие о предмете,
• условие о вознаграждении (п. 3 ст. 1234 ГК РФ).

Способы установления вознаграждения в договорах о распоряжении исключительными  правами весьма многообразны, включая  роялти, паушальные платежи, сочетание этих способов и другие. В договоре об отчуждении исключительного права целесообразно применение паушального платежа, или, по крайней мере, сочетание паушального платежа и роялти. Роялти применяется в основном к длящимся договорам, а поскольку договор об отчуждении исключительного права к таковым не относится, обязательство со стороны правообладателя прекращается после отчуждения права, а приобретателя — после выплаты вознаграждения. Учитывая, что объекты исключительного права являются индивидуальными и унифицировать вознаграждение возможно лишь путем определения ставок за отдельные виды использования, как это сделано в ряде случаев Правительством РФ, но в основном применительно к коллективному управлению имущественными правами авторов и обладателей смежных прав, использовать какие-либо единые критерии для определения вознаграждения вряд ли возможно. При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. Положения п. 3 ст. 424 ГК РФ не применяются к тем договорам, которые заключены, начиная с 1 января 2008 года (п. 1 ст. 422 ГК РФ). До вступления в силу части четвертой ГК РФ суды применяли положения п. 3 ст. 424 ГК РФ к тем договорам об отчуждении исключительного права, в которых условие о вознаграждении не было указано. Очевидно, что в силу уникальности объекта интеллектуальных прав нормы п. 3 ст. 424 ГК РФ не подлежат применению к договорам об отчуждении исключительного права. Кроме того, исключительные права явно не подпадают под категорию товаров, выполнение работ или оказание услуг, о которых говорится в п. 3 ст. 424 ГК РФ.

Немало споров возникает относительно применения к безвозмездным договорам  об отчуждении исключительного права  норм о договоре дарения, в том числе об ограничениях дарения, запретах, отмене и т.д.

Как пишет С.П.Гришаев, «к безвозмездному отчуждению исключительного права  будут применяться ограничения, установленные для договора дарения. Так, согласно ст. 575 не допускается  дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, в отношениях между коммерческими организациями»²⁷. С.Трофимов отмечает, что «дарение как безвозмездная передача прав собственности на вещи и безвозмездная передача имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности не могут считаться тождественными понятиями».