Элементы договора об отчуждении исключительного права. Виды договоров

За последнее время увеличилось  число споров, в которых безвозмездное  или возмездное, но за чрезвычайно  низкое вознаграждение, отчуждение исключительного права рассматривается как ничтожная или притворная сделка. При определении последствий ничтожной сделки применяется, как правило, норма п. 4 ст. 575 ГК РФ о запрете дарения между коммерческими организациями²⁸, а в соответствии со ст. 170 ГК РФ - о применении последствий притворной сделки, в которой договор об отчуждении исключительного права на незначительную сумму признается сделкой, прикрывающей договор дарения. Так, Определением ВАС РФ от 29.09.2008 №12081/08 по делу N№А08-2186/06-22-15²⁹ договор об уступке товарных знаков был признан притворной сделка, совершенной с целью прикрыть договор дарения, поскольку уступлены спорные товарные знаки, используемые долгие годы в более чем 20 стран мира, ассоциирующиеся у потребителей именно с правопредшественником истца, его продукцией, и, видимо, их стоимость во много раз превышала ту, которая была указана в договоре.

ГК РФ не называет иных существенных условий договора об отчуждении исключительного  права, кроме предмета и вознаграждения. В правоприменительной практике нередко встречаются такие договоры, которые сочетают в себе элементы договора об отчуждении исключительного права и лицензионных договоров на один и тот же объект интеллектуальных прав. Иногда в текстах договоров, прежде всего с авторами произведений науки, литературы и искусства, используются элементы как части четвертой ГК РФ, так и Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах». Как отмечается в п. 13.1 Постановления Пленума № 5/29, договор, предусматривающий отчуждение права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, но в то же время вводящий ограничения по способам использования соответствующего результата или средства либо устанавливающий срок действия этого договора, с учетом положений статьи 431 Кодекса может быть квалифицирован судом как лицензионный договор. При отсутствии такой возможности договор подлежит признанию недействительным (статья 168 ГК РФ).

В дореволюционном законодательстве требования к форме совпадали, а  вот последствия ее несоблюдения были иные. Как писал, Г.Ф.Шершеневич, «договор об отчуждении авторского права должен быть совершаем в письменной форме (ст. 6958), не под условием недействительности сделки, а лишь ввиду устранения свидетельских показании».

В случаях, определенных п. 2 ст. 1232 ГК РФ, договоры об отчуждении исключительного права подлежат государственной регистрации. К ним относятся договоры об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение, товарный знак, а также на зарегистрированную программу для ЭВМ, базу данных и топологию интегральной микросхемы. При этом несоблюдение требования о государственной регистрации согласно п. 2 ст. 1234 ГК РФ влечет недействительность договора. Аналогичные требования существовали и в прежнем законодательстве применительно к договорам об уступке патента, товарного знака, а в настоящее время конкретизированы в п. 5 ст. 1262, ст. 1369, п. 7 ст. 1452, п. 2 ст. 1460, п. 1 ст. 1490 ГК РФ.

Как следует из положений статьи 5 Вводного закона, правило об обязательной государственной регистрации применяется в отношении программ для ЭВМ и баз данных, зарегистрированных как после 31.12.2007 (в период действия части четвертой ГК РФ), так и до 01.01.2008 (в период действия Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных», также предусматривавшего возможность регистрации программ для ЭВМ и баз данных), в случае, если договор заключается, а переход исключительного права на них осуществляется после 31.12.2007.

Значение государственной регистрации  договоров об отчуждении исключительного  права очевидно. Как отмечает С.А. Гришаев, «во многих зарубежных странах  законодательство устанавливает, что  патентные договоры могут заключаться в письменной форме и вступают в силу независимо от их регистрации в патентном ведомстве. Однако при этом приобретатели патентных прав ...могут предъявить иски к третьим лицам по поводу нарушения их исключительного права только после того, как патентный договор будет зарегистрирован в патентном ведомстве; без такой регистрации они не могут участвовать и в спорах о признании патентов недействительными, а также несут риск того, что бывший владелец патента второй раз уступит кому-либо свои патентные права ... Целью регистрации договора об отчуждении исключительных договоров является пресечение возможных злоупотреблений патентообладателя в форме многократной продажи одного и того же патента»³⁰.

В соответствии с п. 3 ст. 165 ГК РФ в  случае, если договор об отчуждении исключительного права совершен в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от его регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации данного договора, которое является основанием для государственной регистрации.

Актуальным представляется решение  вопроса о соотношении понятий  незаключенный и недействительный договор, в том числе применительно  к сделкам, требующим государственной  регистрации, и последствиям ее несоблюдения. По нашему мнению, при отсутствии государственной регистрации подлежат применению нормы п. 1 ст. 165 ГК РФ о ничтожности сделки, в то же время согласно п. 3 ст. 165 ГК РФ если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда.

Таким образом, применительно к  договорам об отчуждении исключительного  права, основываясь на положения  ст. 165 ГК РФ, а также специальных нормах части четвертой ГК РФ, договор об отчуждении исключительного права, не зарегистрированный в установленном законом порядке, является недействительным и применению подлежат нормы о недействительности сделок с учетом специфики нематериальных объектов, (параграф 2.4 настоящей главы).

Больше вопросов возникает в  связи с необходимостью государственной  регистрации изменений, вносимых в  договоры. Так, п. 50 Постановления Пленума  № 5/29 гласит: «Соглашения об изменении  условий таких договоров, в том числе в отношении размера предусмотренных договором платежей, являются их неотъемлемой частью, на данные соглашения распространяется требование об обязательной государственной регистрации.

С учетом положений статей 389 и 391 Кодекса уступка права (требования) по названным договорам, а равно перевод долга, вытекающего из этих договоров, также подлежат государственной регистрации в Роспатенте». При этом не следует отождествлять уступку права (требования) и перевод долга с переходом исключительного права от одного лица к другому. Уступка права требования в данном случае возможна по возмездному договору в части требования выплаты причитающихся первоначальному правообладателю платежей, а перевод долга - в части исполнения обязательства по выплате долга, а не изменения стороны в договоре в части переноса исключительного права на другое лицо. Переход исключительного права другому лицу возможен, но уже по новому договору об отчуждении исключительного права, в котором приобретатель становится правообладателем - «отчуждателем» исключительного права.

2.3 Отдельные виды договоров  об отчуждении исключительного права

Договор об уступке патента был известен еще с дореволюционных времен. В отличие от произведений науки, литературы и искусства и некоторых объектов смежных прав права на изобретения, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижения не так тесно связаны с личностью их автора. Положения об уступке патента были предусмотрены практически во всех актах патентного права, в том числе в Патентном законе РФ и Законе РФ «О селекционных достижениях».

Договор об уступке патента упоминается  в действующем Налоговом кодексе  РФ (ст. 257) и в ряде других нормативных  правовых актах, в большей степени  носящих публично-правовой характер³¹.

Специфика договоров об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение (далее - договор об отчуждении исключительного права на изобретение) обусловлена особым характером объектов, которые представляют собой результат интеллектуальной деятельности, но при этом объектом, охраняемым в режиме патентного права, становится лишь при условии государственной регистрации и с обратной силой - с даты подачи заявки.

До момента государственной  регистрации нельзя абсолютным образом быть уверенным, что создан охраняемый патентным правом объект. Пока информация об объекте не была опубликована, он может рассматриваться как секрет производства (ноу-хау) при условии соблюдения конфиденциальности, что весьма сложно, поскольку информация содержится в заявке, поданной для государственной регистрации.

В отличие от секрета производства (ноу-хау) на объекты патентного права  распространяются личные неимущественные  права их автора - право авторства. Однако говорить об авторстве на изобретение и другие объекты патентного права можно лишь при условии их государственной регистрации. При отказе в регистрации, с момента опубликования сведений о заявке Роспатентом секрет производства (ноу-хау) перестает быть таковым.

В то же время Верховный Суд РФ не признал зависимость личных неимущественных прав автора от патента на изобретение, считая, что признание патента недействительным не лишает права авторства на изобретение. Верховный Суд РФ не согласился с доводом, что при признании в административном порядке патента недействительным аннулируется единственный правоустанавливающий документ, являющийся единственным основанием для предоставления охраны интеллектуальных прав автора изобретения, так как согласно статье 1347 Гражданского кодекса Российской корреспонденции счетов по типовым отраслевым операциям.

Лицо, указанное в качестве автора в заявлении на выдачу патента на изобретение, считается автором, если не доказано иное³², и в ст. 1347 ГК РФ не указан вид документа, подтверждающий авторство. А ведь с признанием авторства связаны некоторые дополнительные права автора, которые не могут быть реализованы при отказе в выдаче патента. Согласно абз. 3 п. 4 ст. 1370 ГК РФ работник - автор служебного изобретения имеет право на вознаграждение, если работодатель не получит патент по поданной им заявке лишь по зависящим от работодателя причинам. В противном случае работник лишается такого права, а отстаивать свои права в Палате по патентным спорам он не сможет в силу того, что подать возражения в Палату, участвовать в рассмотрении спора вправе лишь тот, кто подал заявку на изобретение в соответствии с п. 3.1, 4.3 и 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам (Роспатента) от 22 апреля 2003 года №56 .

На секреты производства (ноу-хау) личные неимущественные права их разработчиков не признаются³³, однако в науке остается нерешенным вопрос о праве авторства на потенциально патентоспособные изобретения, промышленные образцы, полезные модели, в отношении которых принято решение об установлении режима коммерческой тайны³⁴. По мнению В.П.Мозолина и Д.А.Беловой, установление авторства на секреты производства не представляется возможным, поскольку они в отличие от

объектов патентного права государственной  регистрации не подлежат³⁵. Некоторые авторы признают личные неимущественные права на секреты производства как на любой иной результат интеллектуальной деятельности.

Как отмечает В.О.Калятин, «если на соответствующее решение, составляющее секрет производства, подается заявка на изобретение, селекционное достижение и т.п., появляется и возможность существования

личных неимущественных прав автора».

Различия между объектами патентного права и секретами производства весьма многообразны:

1) различны критерии охраноспособности. Секретом производства может быть более широкий круг информации, обладающей указанными в ст. 1465 ГК РФ признаками, нежели объекты патентного права. Охраноспособная для патентного права информация может быть сохранена в качестве секрета производства (ноу-хау);

2) условием существования секрета производства является сохранение конфиденциальности, а информация о поданных заявках на объекты патентного права подлежит публикации;

3) секрет производства в отличие от объектов патентного права не требует государственной регистрации;

4) относительный монополизм прав на секреты производства по сравнению с объектами патентного права (секрет производства могут использовать разные лица, создавшие его независимо друг от друга), легальная монополия на которые признается государством;

5) на секрет производства распространяется не легальная, а фактическая монополия³⁶, которая действует до тех пор, пока секрет производства не станет известен другим лицам.

При сохранении конфиденциальности патентоспособной информации в качестве секрета производства ее автор не может быть в полной мере уверен в том, что она действительно является патентоспособной. Это можно установить лишь при государственной регистрации объекта в Роспатенте.

Рассмотрим особенности договора об отчуждении исключительного права  на изобретение, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения и  секрет производства (ноу-хау).

Кроме договора об отчуждении исключительного  права «коммерциализация ноу-хау, - как отмечает И.С.Мухамедшин, - может осуществляться посредством передачи права его использования по лицензионному договору, договорам коммерческой концессии, доверительного управления, о совместной деятельности и др.»

Существенными условиями договора об отчуждении исключительного права на изобретение и иные объекты патентного права являются условия о предмете договора (номер патента, объем правовой охраны, срок действия исключительного права), в возмездном договоре - условие о вознаграждении или порядке его определения либо указание на безвозмездный характер договора. Эти условия необходимы для включения в договор для государственной регистрации. Однако и другие условия могут носить характер существенных. Это прежде всего условия об обременениях исключительного права действующими лицензиями и теми лицензиями, которые могут иметь место в будущем в силу указания на них в законе (подобного рода условия подробно рассматриваются в параграфе 2.2. главы 2 диссертации). Кроме того, к существенным условиям в соответствии абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ относятся все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Таким образом, в принципе любое условие договора для сторон может быть признано существенным. Это имеет важное значение при государственной регистрации изменений в договор об отчуждении исключительного права.