Международный договор франчайзинга

·       Порядок защиты интеллектуальной собственности определен в Гражданском Кодексе и в законе «О товарных знаках» и в других республиканских законах. Нормы казахстанского законодательства в области защиты интеллектуальной собственности приближены к требованиям TRIPS.

·             Казахстан вошел в ряд международных конвенций по вопросам охраны интеллектуальной собственности.

·             Государство предприняло ряд мер в направлении популяризации франчайзинга в частности, в организации ряда тематических семинаров в регионах, выпуска специальной литературы, в т.ч. пособий по франчайзингу.

Согласно Гражданскому кодексу РК // Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 01.07.1999 г. № 409, с внесенными изменениями   02.03.2007г. // , по договору комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) одна сторона - франчайзер обязуется предоставить другой стороне – франчайзи за вознаграждение право на использование комплекса исключительных прав (лицензионный комплекс).

Исходя из самого понятия «лицензия» (разрешение на осуществление определенной деятельности, разрешение на использование чего-либо) под комплексной предпринимательской  лицензией (франчайзингом) понимается, предоставление права на использование комплекса исключительных прав (права на использование фирменного наименования, товарного знака, коммерческой тайны и т.п.).

По существу, в  рамках соглашений по франчайзингу передаются права на информацию (включая также опыт работы в определенной области)  и средства индивидуализации товаров и услуг. Исходя из анализа положений ГК и // Закона о франчайзинге Закон Республики Казахстан от 24.06.2002 г. № 330 «О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)», с изменениями от 24.06.2002г. // обязательной является передача права использования фирменного наименования и ноу-хау, передача всех иных объектов факультативна.

В соответствии со ст. 5 Закона «О комплексной предпринимательской  лицензии» // Закон Республики Казахстан  от 24.06.2002 г. № 330 «О комплексной предпринимательской  лицензии (франчайзинге)», с изменениями от 24.06.2002г.  //  среди основных мер государственной поддержки франчайзинговых отношений отмечены «регистрация и защита комплекса исключительных прав в соответствии с законодательством Республики Казахстан».

Регистрация товарного  знака производится непосредственно  в Комитете по правам интеллектуальной собственности МЮ РК.  Для осуществления регистрации товарного знака подается заявка на регистрацию в РГКП «Национальный институт интеллектуальной собственности» при Комитете по правам интеллектуальной собственности //[1] РГКП «Национальный институт интеллектуальной собственности» при Комитете по правам интеллектуальной собственности. //  Экспертиза заявки, согласно Закону о товарных знаках, проводится в течение 12 месяцев, по окончании ее, выдается решение о регистрации, либо об отказе в регистрации товарного знака. В случае положительного решения и при осуществлении соответствующей оплаты Комитет по правам интеллектуальной собственности выдает Свидетельство о регистрации товарного знака РК, которое является документом, подтверждающим  регистрацию и право на товарный знак. Товарный знак имеет правовую охрану на территории Республики Казахстан в силу международных договоров, в которых участвует Республика Казахстан.

Казахстан является участником 2-х основных международных  договоров в области охраны товарных знаков: Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года //[1]Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года // предусматривающей общие положения охраны объектов промышленной собственности, в том числе товарных знаков, и Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года // Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года //  в соответствии с которым страна–участник Соглашения может подать одну заявку на международную регистрацию товарного знака в Международное бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС) с указанием стран-участников, в которых испрашивается охрана данного знака, и при этом в каждой такой стране знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен там непосредственно.

Таким образом, товарный знак имеет правовую охрану в Казахстане, если он зарегистрирован в Международном  бюро ВОИС //  Международне бюро ВОИС (штаб-квартира находится в Женеве, Швейцария) //  в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков.  При этом владельцем должно быть указано, что регистрация распространяется на территорию Республики Казахстан. В данном случае непосредственной регистрации такого знака в Комитете по правам интеллектуальной собственности не происходит, но этот орган проводит экспертизу такого знака, и в течение 12 месяцев с даты международной регистрации знака или заявления о расширении охраны на территории Республики Казахстан вправе вынести отказ в предоставлении правовой охраны товарного знака на территории Казахстана.

Суммируя вышеизложенное, следует, что при заключении договора франчайзинга комплексный лицензиат (франчайзи) должен удостовериться, имеет ли определенный товарный знак, на который передается право использования по договору франчайзинга, правовую охрану на территории Республики Казахстан. Более того, он должен быть гарантирован, что комплексный лицензиар (франчайзер) является владельцем данного товарного знака и имеет право предоставлять лицензию на него.

Кроме того, при  заключении договора франчайзинга необходимо удостовериться в том, что срок действия регистрации на данный товарный знак в Казахстане не истек, что регистрация товарного знака является действующей, и не была оспорена по возражению третьих лиц.

Согласно Гражданскому кодексу РК и Закону РК «О комплексной  предпринимательской лицензии» // Закон Республики Казахстан от 24.06.2002 г. № 330 «О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)», с изменениями от 24.06.2002г.  //  договор комплексной предпринимательской лицензии должен заключаться в письменной форме, регистрация самого договора не предусмотрена.

Однако законодательство в области охраны промышленной собственности, а именно - в области охраны товарных знаков, изобретений, полезных моделей  и промышленных образцов, требует  обязательной государственной регистрации  лицензионных договоров на их использование.

В соответствии с  Законом о товарных знаках //  Закон Республики Казахстан от 26.07.1999 г. № 456 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями от 02.03.2007 г. // право на использование товарного знака предоставляется по лицензионному договору, регистрация которого в Комитете по правам интеллектуальной собственности обязательна. Несоблюдение требования о регистрации влечет за собой недействительность договора.

Следовательно, при  заключении договора франчайзинга необходимо осуществить регистрацию лицензионного договора на использование товарного знака. Обычно регистрация такого лицензионного договора в Комитете по правам интеллектуальной собственности занимает около 2-х месяцев. Основными требованиями, установленными Законом о товарных знаках к лицензионному договору на использование товарного знака являются: обязательное наличие условия о том, что качество товаров или услуг будет не ниже качества товаров и услуг лицензиара, и наличие условия о том, что лицензиар имеет право осуществлять контроль за выполнением условия, изложенного выше.

Хотелось бы остановиться на некоторых положениях Закона РК «О комплексной предпринимательской  лицензии», которые могут вызвать  проблемы при заключении договора франчайзинга.

Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О комплексной предпринимательской  лицензии» «в случае, если объект интеллектуальной собственности не зарегистрирован  на территории Республики Казахстан, регистрация  права интеллектуальной собственности  и его передача по договору комплексной  предпринимательской лицензии осуществляются по усмотрению сторон». Таким образом, этим положением устанавливается, что  если товарный знак не зарегистрирован  в Казахстане, то его регистрация  осуществляется по усмотрению сторон договора франчайзинга.

Однако это положение  в некотором роде противоречит положениям Гражданского кодекса РК и Закону о товарных знаках, так как право  на товарный знак в Казахстане возникает  только в силу его регистрации  либо в силу международного договора (как было отмечено ранее),  и, более того, передача  права на использование товарного знака также подлежит обязательной регистрации. При неисполнении вышеуказанных условий право на товарный знак не возникает, и договор франчайзинга в части передачи права на использование товарного знака будет недействительным. Следовательно, регистрация такого права должна быть осуществлена в соответствии с законодательством РК, а не по усмотрению сторон: без регистрации – нет права и, следовательно, оно не может быть передано.

В статье 3 Закона РК «О комплексной предпринимательской  лицензии (франчайзинге)» // Закон Республики Казахстан от 24.06.2002 г. № 330 «О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)», с изменениями от 24.06.2002г.  //  отмечено, что субъектами франчайзинговых отношений являются физические и юридические лица. В данном случае хочется отметить, что, так как договор франчайзинга касается предпринимательской деятельности, а также то, что в соответствии с Законом о товарных знаках владельцем или пользователем товарного знака может быть только предприниматель, то необходимо, чтобы физическое лицо было зарегистрировано в качестве частного предпринимателя.

Что касается защиты прав на товарные знаки от нарушений, стоит заметить, что бремя такой  защиты ложится в основном на владельца  товарного знака. Договором франчайзинга может быть предусмотрено, что лицензиат обязан уведомить владельца товарного знака (в данном случае – комплексного лицензиара) о нарушении прав на товарный знак третьими лицами, a  также может быть предусмотрено, что лицензиат вправе осуществлять действия по защите прав владельца на товарный знак с разрешения комплексного лицензиара.

Нарушением товарного  знака признается несанкционированное  использование товарного знака, либо обозначения, сходного с ним  до степени смешения в отношении  однородных товаров. За нарушение прав на товарный знак законодательством  РК предусматривается административная, гражданская и уголовная ответственность.

Таким образом, при  заключении договора франчайзинга основными и необходимыми условиями в части предоставления права на использование товарного знака являются: наличие правовой охраны товарного знака на территории Республики Казахстан; и регистрация лицензионного договора на использование товарного знака в Комитете по правам интеллектуальной собственности МЮ РК.         

В Республике Казахстан  франчайзинговые отношения поддерживаются государством. Вот, что гласит Закона Республики Казахстан от 24 июня 2002 года N 330 «О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)» //[1] Закон Республики Казахстан от 24.06.2002 г. № 330 «О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)», с изменениями от 24.06.2002г.  //

Согласно данному  документу государственная поддержка  франчайзинговых отношений в Республике Казахстан осуществляется на следующих принципах:

1) единства принципов  и форм государственной поддержки  малого предпринимательства, инвестиций  и франчайзинговых отношений;

2) согласованного  взаимодействия государственных  органов при осуществлении государственной  поддержки франчайзинговых отношений;

3) недопустимости  необоснованного вмешательства  государственных органов и их  должностных лиц в предпринимательскую  деятельность субъектов франчайзинговых отношений;

4) защиты конкуренции  и ограничения монополистической  деятельности;

5) гласности при  разработке и применении мер  государственной поддержки франчайзинговых отношений.»

Основными мерами государственной  поддержки франчайзинговых отношений в Республике Казахстан являются:

1) разработка и  реализация программ по развитию  и поддержке франчайзинговых отношений;

2) разработка и  совершенствование нормативных  правовых актов по развитию  франчайзинговых отношений;

3) предоставление  субъектам франчайзинговых отношений льгот и гарантий, предусмотренных законодательством РК;

4) оказание консультационных  услуг по вопросам, связанным  с осуществлением франчайзинговой деятельности;

5) регистрация и  защита комплекса исключительных  прав в соответствии с законодательством  Республики Казахстан;

6) контроль за соблюдением законодательства РК о комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге);

7) иные меры, содействующие  развитию и распространению комплексной  предпринимательской лицензии (франчайзинга) в РК.

Государственные органы по поддержке франчайзинговых отношений и их функции определяются Правительством РК. В Казахстане ведомством, курирующим франчайзинг, является Министерство индустрии и новых технологий РК //[1] Министерство Индустрии и Труда Республики Казахстан.http://www.mit.kz/ //  (ранее – Министерство индустрии и торговли РК). По инициативе этого ведомства в республике проводятся семинары, конференции, посвященные франчайзингу.

Следует отметить, что, в отличие от многих развитых и развивающихся стран, в Казахстане до сих пор не были декларированы  никакие специальные меры (льготы, субсидии и т.д.) для поддержки  и развития франчайзинговых отношений.          

В то же время, первый шаг в этом направлении сделан - в июне 2009 года Фонд развития предпринимательства  «Даму» приступил к реализации Программы  прямого кредитования субъектов  малого и среднего предпринимательства  и организаций по переработке  сельскохозяйственной продукции и  производству продуктов питания - «ДАМУ - Колдау» на 2009-2012 годы //[1] Фонд Развития Предпринимательства «DAMU». http://www.fund-damu.kz/ / 

Основными приоритетами Фонда при отборе проектов являются: