Гражданско-правовые основания передачи исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности в странах-участницах СНГ

Перед сторонами договора о передаче ноу-хау стоит очень непростая задача - как можно более детально урегулировать свои правоотношения. Требование детальности и подробности связано с крайней ограниченностью правовой базы, на которую можно было бы опереться при возникновении споров. Более того, еще до стадии заключения договора, на этапе переговоров обеим сторонам необходимо соблюдать осторожность. Владелец ноу-хау должен сохранить информацию в секрете до заключения договора, а у получателя ноу-хау есть риск совершить экономически невыгодную сделку ввиду отсутствия четкого представления о приобретаемом ноу-хау.

В целях унификации правоприменительной практики и создания наиболее благоприятных условий для развития отношений в сфере передачи ноу-хау необходимо определить предметом договора о передаче ноу-хау непосредственно передаваемую информацию, а не право на нее. Такая трактовка позволяет четко охарактеризовать предмет договора. Ввиду сложности зашиты своих прав обе стороны договора о передаче ноу-хау заинтересованы в как можно более детальном описании предмета договора, что обеспечит дополнительные возможности по взысканию убытков в случае недобросовестности одной из сторон. Кроме того, в случае передачи права (а, следовательно, отдельных правомочий) на информацию размывается грань между заключением договора и собственно исполнением.

Кроме того, сложным для формулирования и согласования сторон является условие о цене ввиду огромного множества факторов, влияющих на определение цены передаваемого ноу-хау и различных вариантов форм оплаты.

Правовая природа договора о передаче ноу-хау обусловила особенности его заключения, исполнения и расторжения. При заключении договора ноу-хау обладатель ноу-хау не может дать исчерпывающую информацию относительно предмета договора, в то время как получатель ноу-хау не желает оплачивать неизвестную технологию или информацию. Создается тупиковая ситуация, наиболее приемлемым выходом из которой, следует считать заключение предварительного договора. На практике распространено заключение опционного договора, с помощью которого и проверяется добросовестность сторон. Получателем ноу-хау вносится платеж, который при заключении основного договора зачастую учитывается как составная часть оплаты по основному договору.

Исполнение договора о передаче ноу-хау всегда производится стороной по договору, а не третьим лицом. Это обусловлено спецификой самого договора и направленностью воли сторон, которые заинтересованы в неразглашении сведений, передаваемых по договору. Особенно актуально это положение, если передаче сведений сопутствует обязательство владельца ноу-хау обучить персонал получателя ноу-хау правильному обращению с переданной технологией или информацией. Во-вторых, договор о передаче ноу-хау может исполняться как разовым действием, в случаях передачи конкретного объекта (носителя информации), так и длящимися действиями (обучение персонала и т.п.).

При расторжении договора о передаче ноу-хау информация, переданная получателю ноу-хау, возврату фактически не подлежит. Может быть возвращен носитель информации, но получатель ноу-хау с возвратом носителей все равно останется фактическим обладателем ноу-хау. Технология может быть изучена сотрудниками получателя ноу-хау, с носителей информации сделаны копии. Даже при возврате полученного по договору оборудования у получателя ноу-хау остаются знания о нем, и он самостоятельно может разработать аналог. Перечисленные обстоятельства обусловливают желание владельца ноу-хау заключить договор на как можно более длительный срок.

К отношениям по передаче ноу-хау нецелесообразно применять конструкцию лицензионного договора. Предметом лицензионного договора выступает изобретение, которое в силу ряда причин не было запатентовано. При этом основным обязательством по лицензионному договору является негативное обязательство не препятствовать применению и использованию изобретения. Однако предмет договора о передаче ноу-хау намного шире, а, следовательно, и сам договор не совпадает по содержанию с лицензионным.

Вместо негативного обязательства наиболее значимым в таком договоре выступает позитивное обязательство передать информацию противоположной стороне, которая начнет использовать эту информацию в своих целях.

В связи с необходимостью правового обеспечения интересов обеих сторон договора о передаче ноу-хау отношения по передаче ноу-хау не могут основываться на договоре купли-продажи. Отношения по передаче ноу-хау зачастую носят длящийся характер. В реальной ситуации достаточно часто возникает необходимость предоставления прав на одно и то же ноу-хау не одному, а нескольким лицам, в ограничении срока действия договора, а также в возможности расторжения договора. Удовлетворить данные требования в рамках договора купли-продажи не представляется возможным. Следовательно, интересы обладателя ноу-хау не могут быть защищены в рамках договора купли-продажи .

A.A. Акопян считает, что  в целях единообразного правового  регулирования гражданских правоотношений  в области передачи ноу-хау  необходимо исключить из Главы 75 Части 4 Гражданского кодекса РФ  статьи 1468 и 1469, дополнив ее статьей, в которой бы содержалось определение  договора о передаче ноу-хау.

«1. По договору о передаче ноу-хау одна сторона (владелец ноу-хау) обязуется предоставить другой стороне (получателю ноу-хау) определенный секрет производства в рамках, определенных договором, а получатель ноу-хау обязуется уплатить за него соответствующую денежную сумму.

Владелец ноу-хау в зависимости от типа переданного ноу-хау может также передавать дополнительную информацию или предоставлять дополнительные услуги получателю ноу-хау

Стороны договора обязаны сохранять сведения, переданные по договору, конфиденциальными до истечения срока действия договора

По соглашению сторон обязанность по неразглашению переданной по договору информации может сохраняться и после окончания действия договора в течение установленного в договоре периода времени».

Что же касается характеристики договора о передаче ноу-хау с точки зрения классификации сделок вообще и договоров, в частности, то следует отметить следующие свойственные данному договору признаки.

Во-первых, договор о передаче ноу-хау является консенсуальным. Здесь, несомненно, большую роль играет момент достижения сторонами соглашения о наиболее существенных условиях договора, нежели момент передачи информации. Тем более что в силу специфики данного договора момент перехода или передачи информации зачастую определить невозможно. В качестве примера можно привести ситуацию, когда обладатель ноу-хау в соответствии с условиями договора обязуется обучить персонал контрагента выполнению какого-либо участка работы. В большинстве случаев такое обучение производится в течение длительного времени и определить момент, когда же знания все-таки перешли к сотрудникам стороны, получающей ноу-хау, не представляется возможным.

Во-вторых, договор о передаче ноу-хау является договором в пользу его участников. Теоретически заключение такого договора в пользу третьего лица, конечно, возможно, но на практике такое вряд ли осуществимо. Дело в том, что достаточно большую роль играет «личность» контрагента. Выше уже отмечалось, что ввиду слабой взаимной законодательной защиты стороны строят свои правоотношения, основываясь на доверии друг к другу. Условие о конфиденциальности, включаемое в договоры о передаче ноу-хау, также свидетельствует о нежелании сторон привлекать третьих лиц в том или ином качестве.

В-третьих, договор о передаче ноу-хау носит признак взаимности и является двустороннеобязывающим. Обе стороны по договору приобретают права и несут обязанности по отношению к другой стороне. Такие права и обязанности носят корреспондирующий характер. Так обладатель ноу-хау обязуется передать свои знания или иной объект контрагенту, а тот, в свою очередь, обязуется заплатить цену, обусловленную договором.

В-четвертых, договор о передаче ноу-хау выступает в качестве возмездного договора.

В-пятых, договор о передаче ноу-хау не является обязательным. Данный договор свободный, так как его заключение всецело зависит от усмотрения сторон.

И, наконец, в-шестых, договор о передаче ноу-хау является взаимосогласованным. Стороны всякий раз устанавливают условия договора методом согласования воль. Зачастую переговорный процесс, предшествующий заключению договора, занимает длительный временной интервал.

В последнее время промышленный шпионаж становится очень популярным способом сбора информации (хотя, как отмечалось выше, чаще всего секретная информация становится известной третьим лицам по вине недобросовестных сотрудников компании). Под промышленным шпионажем принято понимать незаконный сбор сведений, составляющих коммерческую тайну, незаконное использование секретной информации лицом или предприятием, не уполномоченным на то владельцем.

Информация, составляющая ноу-хау, выступает основным объектом промышленного шпионажа. Связано это с отсутствием патентной защиты такой информации. В этой связи предлагается комплекс мер помимо традиционных для защиты ноу-хау:

Развитие и поддержание у служащих предприятия чувства «фирменного патриотизма», в том» числе путем« установления материальных стимулов;

Включение в договоры, заключаемые предприятиями, условия о сохранении получаемых (передаваемых) сведений и информации, содержащей ноу-хау;

Выявление среди работников предприятия лиц, которые недовольны работой и могут уйти на другое предприятие, создание благоприятных условий для плодотворной творческой деятельности, материальная заинтересованность работников;

4. Обеспечение стабильности  кадрового состава предприятия, что способствует накоплению  секретов производства, уникальных  производственных и коммерческих  знаний, повышает конкурентоспособность  разработок и продукции предприятия.

Жесткая конкурентная борьба сокращает жизненный цикл научно- технических и иных достижений. Следовательно, успех отдельно взятой компании напрямую зависит от степени защищенности ее информации, что затрудняет доступ к такой информации конкурентов. При этом доля информации, которую компании предпочитают засекречивать в режиме ноу-хау, неуклонно возрастает по сравнению с патентами. Однако нельзя не отметить, что наметилась тенденция по получению комплексной информации, то есть такой информации, которая имеет патентую защиту, и конфиденциальной информации, охраняющейся в режиме ноу-хау, в совокупности.

В целях правового обеспечения режима наиболее защищенного состояния сторон гражданских правоотношений в области передачи ноу-хау, соглашение о конфиденциальности носит обязательный характер и является неотъемлемой частью правоотношений по передаче ноу-хау. Соглашение о конфиденциальности носит гражданско-правовой характер, обладает всеми реквизитами, присущими гражданско-правовому договору и может быть классифицировано как договор, направленный на обеспечение наиболее желательного исполнения основного обязательства одного из контрагентов. Соглашение о конфиденциальности должно заключаться между несколькими сторонами. Во-первых, между работником и работодателем, а, во-вторых, между сторонами договора о передаче ноу-хау. Во втором случае соглашение о конфиденциальности может выступать как отдельным документом, так и быть одним из условий договора, обозначенном в соответствующей его статье.

Очень важна возможность заключения опционного договора, если есть опасения разглашения определенных сведений, но данный договор принципиально отличается от лицензионного договора тем, что:

а) его декларируемой целью служит проверка осуществимости ноу-хау продавца и его пригодности для нужд покупателя;

б) право собственности на ноу-хау остается за продавцом не только на срок действия опционного договора, но и на неопределённый срок после прекращения действия опционного договора;

в) покупатель в случае отказа от использования ноу-хау обязуется вернуть продавцу все источники сведений о ноу-хау, включая документы, опытные образцы продукции и т.д. и не использовать их ни при каких обстоятельствах;

г) проверка ноу-хау проводится за счёт покупателя и его затраты не подлежат компенсации независимо от исхода проверки; в качестве гарантии своего добросовестного поведения покупатель вносит на имя продавца залог в обусловленной сторонами сумме, который, по меньшей мере, частично переходит в собственность продавца в случае нарушения условий.

В законодательстве стран СНГ также предусмотрен договор франчайзинга. Так, в соответствии со ст. 910 ГК Республики Беларусь по договору франчайзинга одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на определенный в договоре франчайзинга срок либо без указания срока комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс), включающий право использования фирменного наименования правообладателя и нераскрытой информации, в том числе секретов производства (ноу-хау), а также других объектов интеллектуальной собственности (товарного знака, знака обслуживания и т.п.), предусмотренных договором франчайзинга, для использования в предпринимательской деятельности пользователя. Данный договор является двусторонним, возмездным, консенсуальным и, как правило, срочным.

Исходя из этого определения, предметом договора франчайзинга является лицензионный комплекс, который включает:

• право использования фирменного наименования;
• право использования секретов производства (ноу-хау);
• право использования других объектов интеллектуальной собственности (например, товарного знака и знака обслуживания).

Таким образом, субъект хозяйствования получает право использовать средства индивидуализации и технологии производства товаров (работ, услуг) другого субъекта хозяйствования, хорошо известного потребителям, с тем, чтобы товары (работы, услуги) пользователя были идентичны товарам (работам, услугам) правообладателя.